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新闻 / 业界新闻

Facebook域名案:(2016)中国贸仲域裁字第0012号裁决书

2016-05-18

 

32

 

 

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[案件编号:CND-2016000001]

 

投诉人:菲丝博克公司(FACEBOOK, INC.)

 

地 址:美国加利福尼亚州门罗帕克市柳条街1601号邮编94025 (1601 WILLOW ROAD,MENLO PARK, CA 94025, UNITED STATES)

代理人:北京市东权律师事务所  汪正律师、沈盼律师

 

被投诉人:深圳市某某科技有限公司

 

争议域名:facebookchina.cn

注册机构:厦门易名科技有限公司

 

北    京

二〇一六年三月二十四日

 

 

 

(2016)中国贸仲域裁字第0012号

 

中国国际经济贸易仲裁委员会域名争议解决中心(下称“域名争议解决中心”)根据2014年11月21日生效实施的《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法》(下称“《解决办法》”)、《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决程序规则》(下称“《程序规则》”)、《中国国际经济贸易仲裁委员会关于<中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法>补充规则》(下称“《补充规则》”)的规定以及投诉人菲丝博克公司(FACEBOOK, INC.)于2016年1月28日针对域名“facebookchina.cn”以深圳市前海脸谱科技有限公司为被投诉人向域名争议解决中心提交的投诉书,受理了有关“facebookchina.cn”域名争议案。案件编号CND-2016000001。

 

现本案已审理终结。本案专家组根据《解决办法》《程序规则》和《补充规则》的规定作出本裁决。现将本案案件程序、基本事实、当事人主张、专家组意见和裁决分述如下:

 

一、案件程序

 

2016年1月28日,域名争议解决中心收到投诉人提交的投诉书。

 

2016年1月29日,域名争议解决中心以电子邮件的形式向投诉人确认收到投诉人的投诉书。同日,域名争议解决中心向域名注册服务机构厦门易名科技有限公司和中国互联网络信息中心(CNNIC)传送信息确认函,请求提供其WHOIS数据库中有关本案所涉域名的相关信息。

 

2016年1月29日,域名注册服务机构厦门易名科技有限公司回复域名争议解决中心,确认本案所涉争议域名由其提供注册服务,争议域名目前状态为有效,现争议域名持有人为本案被投诉人。

 

2016年2月2日,域名争议解决中心以电子邮件的形式向投诉人传送投诉书确认及送达通知,确认投诉书已经审查合格并送达被投诉人,本案程序于2016年2月2日正式开始。同日,域名争议解决中心分别以电子邮件和邮政快递的形式向被投诉人传送并发送书面投诉通知,告知被投诉人被投诉的事实,并说明域名争议解决中心已按《程序规则》和《补充规则》的规定,以电子邮件的形式向被投诉人传送了投诉书及其附件。域名争议解决中心并于同日以电子邮件的形式向CNNIC和争议域名的注册服务机构厦门易名科技有限公司传送程序开始通知。

 

被投诉人于2016年2月22日向域名争议解决中心提交了答辩书及证据材料。域名争议解决中心于2016年2月23日向投诉人传送了上述材料。

 

由于投诉人和被投诉人均选择由一人专家组审理本案,根据《程序规则》和《补充规则》的规定,本案应由一人专家组进行审理。域名争议解决中心于2016年2月23日向郭禾先生发出列为候选专家通知,征求候选专家的意见。2016年2月24日,郭禾先生回复同意接受指定,并保证独立、公正地审理本案。

 

2016年2月25日,域名争议解决中心以电子邮件的形式向双方当事人及上述拟指定专家传送专家指定通知,确定指定郭禾先生为本案独任专家,成立一人专家组审理本案。同日,域名争议解决中心将案件移交专家组。

 

根据《程序规则》的规定,专家组应于成立之日起14日内,即2016年3月10日之前(含3月10日)作出裁决。审理中,专家组要求投诉人就其提交的两项证据提供进一步的说明,并提供清晰的版本。为此,专家组请求域名争议解决中心将本案裁决作出的期限予以延长。域名争议解决中心经研究,决定并于2016年3月10日向双方当事人发出延长裁决作出期限的通知,将本案裁决作出的期限延长至2016年3月24日。

 

二、基本事实

 

(一)关于投诉人

 

本案投诉人为菲丝博克公司(FACEBOOK, INC.),地址为美国加利福尼亚州门罗帕克市柳条街1601号邮编94025(1601 WILLOW ROAD,MENLO PARK, CA 94025, UNITED STATES),其授权北京市东权律师事务所的汪正律师和沈盼律师代理本案。

 

(二)关于被投诉人

 

本案被投诉人为深圳市某某科技有限公司,地址为深圳市,其授权上海某某律师事务所的某某律师代理本案。

 

被投诉人于2014年2月25日通过厦门易名科技有限公司申请并注册了域名“facebookchina.cn”。

 

三、当事人主张

    

(一)投诉人诉称:

 

投诉人成立于2004年,是一家国际知名的互联网交际与网络服务公司,运营www.facebook.com网站,其服务风靡全球,通过提供使用户能够连接和分享信息、照片、视频及其他内容的在线网络服务,使得互联网变得更加社会化,更具联系性。投诉人自2004年成立以来,在互联网行业取得了非常卓越的成就,不论在用户数量、浏览量、网上广告或商业用户覆盖率上,投诉人均居于领先地位,是最具知名度及最有价值的互联网品牌之一。作为一家知名的互联网公司,投诉人的网站(www.facebook.com)在全球网站流量排名方面位列第一。投诉人www.facebook.com网站作为目前互联网领域最受欢迎的网络平台,到2015年9月在全球拥有超过15.45亿月活跃用户,移动应用的月活跃用户量为12亿。在其上市的第一年,其2012年的公司年报显示,在亚洲的广告收入达1.68亿美元,销售收入和其他收入达3千万美元。目前它的市值达到了2,260亿美元,市盈率高达81倍。投诉人在中国享有极高的知名度,早在2005年就已经被中国知名报刊、杂志进行了报道,根据国家图书馆检索报告,截至2011年有关“FACEBOOK”的报道共有4945条。在百度、必应等搜索引擎上检索“FACEBOOK”,检索结果十分庞大。根据百度新闻检索,在争议域名申请注册之前,用“FACEBOOK”作为关键词搜索,共有十余万篇网络媒体报道。

 

投诉人网站独立访问者的流量排名历年排名:

 

2009 3名(全球)
2010 2名(全球)
2011 2名(全球)
2012 2名(全球)
2013 1名(全球)

 

投诉人网站历年用户数量:

 

2004年12月 超过100万 2011年12月 突破8.45亿
2005年12月 超过550万 2012年4月 突破9.01亿
2006年12月 超过1200万 2012年10月 突破10亿
2007年12月 3470万 2013年3月 突破11.1亿
2008年5月 1.239亿 2013年9月 突破11.9亿
2009年1月 1.5亿 2013年12月 突破12.3亿
2009年4月 突破2亿 2014年6月 突破13.2亿
2009年9月 突破3亿 2014年9月 突破13.5亿
2010年2月 突破4亿 2014年12月 突破13.9亿
2010年8月 突破5亿 2015年3月 突破14.4亿
2011年1月 突破6亿 2015年6月 突破14.49亿
2011年6月 突破7.5亿 2015年9月 突破15.45亿

 

1.争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同或混淆性近似

 

(1)投诉人享有在先的民事权益

 

从2004年开始,投诉人陆续在中国就“FACEBOOK”等商标在第9、25、35、38、41、42、45类等多个国际商品/服务类别上进行了商标申请。至今为止,投诉人已获得多个“FACEBOOK”及相关的中国注册商标。投诉人于2009年7月7日在第35类服务上注册了第5251161号“FACEBOOK”商标;2009年9月21日在第38类服务上注册了第5251162号“FACEBOOK”商标;2010年2月21日在第25类商品上注册了第5926149号“FACEBOOK”商标;2010年3月28日在第38类服务上注册了第6389501号“FACEBOOK”商标;2014年4月21日在第9类商品上注册了第6389502号“FACEBOOK”商标;2014年4月21日在第42类服务上注册了第6389503号“FACEBOOK”商标。除此之外,投诉人还注册了其他包含“FACEBOOK”标识的商标,例如在第36类和第42类服务上注册了“FACEBOOK脸谱”商标,第35类和第38类服务上注册了“THEFACEBOOK”商标,在第9类商品和第42类服务上注册了“FACEBOOK DEVELOPER GARAGE”商标,在第35类、第38类、第41类、第42类、第45类服务上注册了“FACEBOOK HOME”商标。上述商标均处于有效期内。因此,投诉人对“FACEBOOK”商标在中国享有注册商标专用权。

 

投诉人自2004年成立以来,就开始使用“FACEBOOK”商号。“FACEBOOK”标识作为投诉人的商号,通过长期的使用、宣传、媒体关注以及商业成功等,目前已为中国广大公众所认同。根据《保护工业产权巴黎公约》(下称“《巴黎公约》”)第八条规定,商号应在本同盟一切成员国内受到保护,无须申请或注册,也不论其是否为商标的组成部分。中国及美国同属《巴黎公约》成员国。投诉人作为根据美国法律成立的公司,其商号在中国已经进行了大量的实际宣传和使用,具有较高知名度,应受中国法律的保护。因此,投诉人对“FACEBOOK”标识享有商号权。

 

此外,投诉人还拥有“facebook.com”域名,并持续使用上述域名向公众宣传和推广投诉人的产品及服务。

 

如前所述,投诉人的上述商标、商号经过投诉人在中国的广泛宣传和使用,已经具有极高知名度。投诉人获得上述权利的日期均早于被投诉人注册争议域名的日期(2014年2月25日)。

 

(2)争议域名与投诉人享有在先民事权益的商标和商号具有足以导致混淆的相似性

 

争议域名“facebookchina.cn”由“facebookchina”和“.cn”两部分组成。其中,“.cn”属于域名的通用部分,“facebookchina”为域名的可识别部分。很显然,争议域名的可识别部分由“facebook”和“china”组成,其中“china”在英文中的含义为“中国”,仅标识了地域不具有显著性,“facebook”与投诉人的在先商标和商号完全相同。在投诉人的“FACEBOOK”商标和商号具有很强显著性和极高知名度的情况下,争议域名极容易在互联网用户中产生混淆,使互联网用户误认为该域名来自投诉人,系投诉人针对中国市场而经营的网站。可见,争议域名与投诉人享有在先商标权和商号权的“FACEBOOK”构成相同或混淆性近似。

 

因此,争议域名与投诉人享有在先民事权益的名称或者标志具有足以导致混淆的相似性,符合《解决办法》第八条规定的第一个条件。

 

2.被投诉人对域名或其主要部分不享有合法权益

 

根据被投诉人的名称和现有信息,被投诉人就争议域名可识别部分不享有商标权、商号权等权利或合法利益。并且,投诉人并未将与“FACEBOOK”标志有关的权利许可、转让或以其他任何形式赋予过被投诉人,也未与被投诉人进行过业务上的联系。因而,被投诉人对争议域名不享有任何合法权益,符合《解决办法》第八条规定的第二个条件。

 

3.被投诉人对域名的注册或者使用具有恶意

 

(1)被投诉人意图混淆与投诉人之间的区别,误导公众,符合《解决办法》第九条第一款第(三)项规定的恶意情形

 

首先,“FACEBOOK”系臆造词,具有较强的显著性。经过投诉人长期的使用和宣传,投诉人的“FACEBOOK”商标及商号已具有极高的知名度。除非刻意复制和摹仿,作为母语为汉语的被投诉人很难想到如此独特的标识作为域名。加之,被投诉人与投诉人同属于互联网行业,其官方网站中的“行业新闻”一栏中明确载有与投诉人相关的报道。可见,被投诉人明知作为全球第一大社交网络公司的投诉人及其在先商标和商号。鉴于上述情形,被投诉人仍然选择以“facebookchina”作为主要可识别部分注册域名,意图混淆与投诉人之间的区别,使相关公众认为建立在争议域名基础上的网站由投诉人开办,或与投诉人存在许可、赞助等关联关系,系投诉人在中国开通、专门面对中国用户的网站。

 

其次,被投诉人在争议域名指向的网站上自称“脸谱科技”,意在混淆与投诉人之间的区别。事实上,投诉人公司名称的相应中文翻译为“脸谱公司”,投诉人在互联网相关服务上拥有“脸谱”商标的在先商标权。众多中文媒体亦以“脸谱”或“脸谱公司”指代投诉人。被投诉人以“脸谱科技”自称,明显具有搭乘投诉人的恶意。

 

再次,被投诉人开发了名为“金融部落”的应用程序,上载至应用平台供用户下载。被投诉人为该款应用添加的描述或名称包括“facebook社交平台”和“com.llkj.facebook”。被投诉人的上述行为明显为了误导相关公众,使其相信该应用程序由投诉人开发。

 

最后,被投诉人使用争议域名、自称“脸谱科技”、提供应用程序等一系列行为已经在相关公众中产生了混淆。在“知乎问答”(互联网问答社区网站)上,有网友提问被投诉人是否与投诉人具有关联,其中部分网友将被投诉人的应用误认为由投诉人开发,并主张受到欺骗。

 

综上所述,被投诉人的上述行为具有明显恶意,意在搭乘投诉人的知名度,牟取不正当利益。这种混淆会使被投诉人无偿侵占投诉人为其商标和商号所付出的投入,对投诉人的利益造成损害。

 

因此,被投诉人的行为符合《解决办法》第九条第一款第(三)项的规定。

 

(2)被投诉人违反诚实信用原则注册争议域名,因此符合《解决办法》第九条第一款第(四)项关于“其他恶意的情形”的规定

 

在明知投诉人及其享有极高知名度的在先商标和商号的情况下,被投诉人仍将“facebookchina”注册为争议域名的可识别部分,明显有悖于诚实信用原则。同时,被投诉人自称“脸谱科技”、提供应用程序等一系列行为系蓄意制造混淆,意在搭乘投诉人的便车,以牟取不正当利益。

 

综上所述,被投诉人注册或使用争议域名的行为具有恶意,符合《解决办法》第八条规定的第三个条件。

 

被投诉人对争议域名“facebookchina.cn”不享有商标权、商号权等合法权益,其注册争议域名的行为构成《解决办法》第九条规定的恶意行为。

 

鉴于以上被投诉人对投诉人权益的侵害,投诉人请求将争议域名转移给投诉人。

 

(二)被投诉人辩称:

 

1.投诉人提交的投诉书及委托书形式存在瑕疵

 

(1)根据有关法律规定,当事人提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的,该证据应当经所在国公证机关予以证明,并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证,或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。投诉人系外国企业,提交的授权委托书如果在领域外形成,应当履行法律规定的证明手续;如果在领域内形成,应提交该授权代表签署委托书期间在中国合法停留的签证页、出入境章页、护照首页及签名页。

 

因投诉人未履行上述义务,被投诉人对授权委托书所载明的代理人资格及权限不予认可。

 

(2)根据《中华人民共和国律师法》(下称“《律师法》”)的有关规定,应由律师事务所统一接受当事人委托,律师受律师事务所指派为当事人提供法律服务。律师在执业过程中不得私自接受委托。

 

在未提供律师事务所公函的情况下,投诉书所载签字人汪正、沈盼以律师身份签署投诉书缺乏法律依据,由其签署的投诉书不具有法律效力。

 

基于以上,由于委托书及投诉书形式存在瑕疵导致实体的真实性受到影响,应当由投诉人承担不利后果。

 

被投诉人基于《解决办法》第八条和第九条作出的如下答辩,并不构成对投诉人上述之代理人资格和权限的确认。

 

2.被投诉人对争议域名的注册或使用不具有恶意

 

(1)被投诉人对争议域名的使用不具有恶意

 

中文“脸谱”并未与投诉人形成唯一对应关系。提到“脸谱”,公众更多联想到的是中国传统艺术的脸谱化人脸。被投诉人采用中文“脸谱”作为商号,乃《现代汉语词典》中的通用解释——“戏曲中某些角色(多为净角)脸上画的各种图案,用来表现人物的性格和特征”。公司英文名称用的是“Shenzhen Qianhai Lianpu Technology. Co.Ltd.”。“脸谱”在商标注册类别第45类“交友服务;通过互联网提供交友服务”的商标权人为杭州快鱼科技有限公司,而非投诉人;投诉人在该类别的商标申请未被核准,目前法律状态为无效。被投诉人对争议域名的使用、宣传、运营等内容也未有将其与投诉人产生联想及对应的故意。因此,对权利的保护不宜扩大到影响市场公平竞争。

 

(2)被投诉人对域名的注册不具有恶意

 

被投诉人致力于成为中国领先的金融移动互联网产品提供者,主要产品为金融部落APP,专注于金融行业线上咨讯传递及线下联谊沙龙。与投诉人的服务受众及商业模式均不同,被投诉人尽到了一定程度善意的努力。

 

综上,被投诉人没有《解决办法》第九条所述的构成恶意注册或者使用域名的行为。

 

3.争议域名与投诉人的域名、商号或商标不具有导致混淆的近似性

 

(1)投诉人持有的域名、商标、商号在中国的现状

 

在I.E地址栏输入facebook.com,网页显示“无法显示此网页;重新加载”。打开www.baidu.com,在搜索栏输入“FACEBOOK中国为什么不能用”。其中,chinanews转载中青在线记者的文章,文中写道,中宣部副部长、国务院网信办主任鲁炜回应“为什么facebook等网站在中国无法访问”等问题时说:“中国对外开放的政策是不会变的,……,我们的底线是符合中国法律。……。我们不允许的是,既占了中国市场,又赚了中国的钱,还来伤害中国,这是我们不允许的。”言下之意,投诉人目前不能进入中国市场的原因是,不符合中国的法律。

 

(2)由于投诉人未依法获得中国市场的准入权,投诉人对“FACEBOOK”至今未在中国境内有任何符合《中华人民共和国商标法》(下称“《商标法》”)意义的商业使用行为,互联网新媒体、传统媒体及社会公众对于投诉人“FACEBOOK”的宣传、报导和评论均非投诉人所为,投诉人提供的用以证明其知名度的证据不是《商标法》意义下的商标使用,不属于商业使用行为。投诉人从未实际使用“facebook”商标、商号,亦未举证证明其对“facebook”商标、商号进行了广告宣传,且不能提供“facebook”商标在中国作为知名商标/驰名商标受保护的记录以及其他可以证明“facebook”知名/驰名的证据。

 

以下就媒体的宣传、报导和评论是否属于商标使用行为从立法和司法实务加以定性:

 

遵照传统习惯,将商标权人的商标使用行为称为商标(主动)使用行为,与此相对应,将社会公众对商标的使用行为称为商标被动使用行为。商标被动使用行为主要体现在媒体和社会公众对商标的宣传、报道、评论等方面。目前,我国立法和司法实务界的观点是,商标被动使用行为不具有独立的法律地位。

 

商标法律制度中对商标被动使用行为的否定态度:

 

《商标法》第32条规定“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”,由于“已经使用”和“商标”的主体都是同一个“他人”,因此,该条规定的商标是指“他人在生产经营活动中实际使用过的商标”,商标使用者就应当是商标被抢注人,从而排除了商标被动使用行为适用的空间。再如,《商标法》第48条规定:“本法所称商标的使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为”,该条虽未规定商标使用的内涵,但在所有列举的商标使用方式中,无一不是经营者对商标的使用行为,它虽未明确排除商标被动使用行为,但也未给商标被动使用行为以名分。

 

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》(法发[2010]12号)(下称“《意见》”)对商标实际使用作了原则性规定,第20条第2款规定:“商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用,均可认定属于实际使用的行为。”该《意见》将商标权人的实际使用扩大到“不违背商标权人意志的使用”。按该规定,如果商标被动使用不违反商标权人的意志,可将其视为商标使用行为。该规定虽然间接承认了商标被动使用行为,但它需要转化为商标主动使用行为,反过来也就意味着商标被动使用行为并无独立的法律地位。

 

商标司法实务中对商标被动使用行为的否定态度:

 

在“索爱”商标行政诉讼案、“伟哥”商标民事诉讼案中,媒体和社会公众将索尼爱立信公司的“索尼爱立信”牌手机简称为“索爱”,将美国辉瑞公司治疗阳痿的药品“viagra”译为“伟哥”,这些商标别称经广泛的宣传报道后为世人熟知。

 

“伟哥”商标案的相关裁决书和“索爱”商标案的终审判决书,都认为根据《商标法》第31条(备注:新《商标法》第32条)的规定,被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用,社会公众对商标的使用行为不是经营者对商标的使用行为,不能因此而适用《商标法》第31条的规定。在“伟哥”案中,法院认为,“媒体的报道中虽然多将‘伟哥’与‘Viagra’相对应,但因上述报道均系媒体所为而并非辉瑞公司等所为,并非辉瑞公司等对自己商标的宣传。辉瑞制药公司也明确声明‘万艾可’为其正式商品名,并承认其在中国内地未使用过‘伟哥’商标。故媒体在宣传中将‘Viagra’称为‘伟哥’,亦不能确定为反映了辉瑞公司等当时将‘伟哥’作为商标的真实意思。故所提供的证据不足以证明‘伟哥’为其未注册商标”。“索爱”商标案二审判决撤销了一审判决,二审法院认为“被抢注的商标应当由被抢注人自己在商业活动中予以了使用”,“这些报道、评论均非索尼爱立信(中国)公司所为。索尼爱立信(中国)公司未进行任何有关‘索爱’产品的生产、销售及宣传等商业活动”,“索尼爱立信(中国)公司并不认同‘索爱’是其公司简称或者是其手机及电子产品的简称”。因此,索尼爱立信未将“索爱”作为商标进行商业性的使用,一审判决将相关公众和媒体对“索爱”的使用,等同于索尼爱立信的使用,缺乏法律依据。

 

知识产权具有地域性,对权利的保护应首先考虑其在特定法域内是否符合该法域的法律法规、政策、国情及公共利益,其次再重点考虑其是否具有相应的知名度,这是判断是否具有混淆近似性的关键,否则极有可能逾越权利的边界,对权利过度保护,从而影响市场公平竞争。由于投诉人在中国境内未依法获得市场准入权,也没有主动使用其域名、商标、商号的商业性行为,投诉人提交的证据不具有上述证明力,因此被投诉人认为争议域名与投诉人的域名、商标、商号不具有混淆的近似性。

 

综上所述,被投诉人请求专家组驳回投诉人的请求。

 

四、专家组意见

 

专家组依据《解决办法》《程序规则》及《补充规则》对本域名争议进行审理裁决。

 

鉴于被投诉人在答辩中首先提出投诉人代理人的资格问题,专家组将本案的审理分作两个部分,即先就投诉人代理人的资格进行审理,然后再从实质层面审理双方当事人所享有的权益和被投诉人的恶意问题。

 

专家组查阅了投诉人提交的全部材料,有投诉人就本案委托二位代理人的委托书,但未见到投诉人代理人所在律师事务所出具的证明两位代理人律师身份的公函。后投诉人代理人补充提交了其所在律师事务所的公函。但被投诉人对此补充不予认可。

 

专家组认为,被代理人与代理人之间的代理关系通过投诉人与代理人间的授权委托书已经得以确立。域名争议解决中心的相关规则并未要求所有域外产生的证据必须经过公证认证,也未要求代理人必须以律师身份代理案件,况且代理人是否以律师身份代理本案对于本案结果没有丝毫影响。因此,专家组接受投诉人代理人提交的其所在律师事务所证明其律师身份的公函,并承认本案投诉人代理人的律师身份。

 

根据《解决办法》第八条的规定,符合下列条件的投诉,应该得到专家组的支持:

(一)被投诉的域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志相同,或者具有足以导致混淆的近似性;

(二)被投诉的域名持有人对域名或者其主要部分不享有合法权益;

(三)被投诉的域名持有人对域名的注册或者使用具有恶意。

 

投诉人应当证明以上各项条件同时具备。

 

《解决办法》第九条规定,被投诉的域名持有人具有下列情形之一的,其行为构成恶意注册或者使用域名:

(一)注册或者受让域名是为了向作为民事权益所有人的投诉人或其竞争对手出售、出租或者以其他方式转让该域名,以获取不正当利益;

(二)多次将他人享有合法权益的名称或者标志注册为自己的域名,以阻止他人以域名的形式在互联网上使用其享有合法权益的名称或者标志;

(三)注册或者受让域名是为了损害投诉人的声誉,破坏投诉人正常的业务活动,或者混淆与投诉人之间的区别,误导公众;

(四)其他恶意的情形。

 

根据本案当事人提交的投诉书、答辩书及其各自所附证据材料以及补充材料,本案专家组就案件的实体部分意见如下:

 

(一)关于完全相同或混淆性相似

 

  1. 关于投诉人享有权益的标志

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由美国特拉华州州务卿2015年8月10日出具的关于投诉人的主体资格证明。其中记载了投诉人的名称为“FACEBOOK INC.”,公司自2004年7月29日成立,到2015年8月10日止依旧合法存在。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第6389502号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK”,商标注册有效期为2014年4月21日至2024年4月20日,注册的商品门类为国际分类法第9类,其中包括“用于上载、发贴、展示、陈列、标记、撰写、分享或在互联网或其他通讯网络上提供电子媒体或信息的软件”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第5926419号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK”,商标注册有效期为2010年2月21日至2020年2月20日,注册的商品门类为国际分类法第25类,其中包括“男用服装;女用服装;童装;衬衫;T恤衫;皮带(服饰用);茄克(服装);上衣;大衣;汗衫;宽松的上衣;紧身内衣(服装);乳罩;短裤;衬裤;裤子;裙;领带;围巾;班丹纳方绸(围脖儿);睡袍;睡衣;休闲装;短统袜;绒衣;背心;内裤(服装);服装带(衣服);围裙(衣服);帽;帽子;帽子(头帽);太阳帽;带肩带的女式长内衣(内衣)”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第5251161号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK”,商标注册有效期为2009年7月7日至2019年7月6日,注册的商品门类为国际分类法第35类,其中包括“提供与校园生活、广告张贴的分类安排、虚拟社区、社区网络、照片分享、时尚追踪有关的在线名录商业信息”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第5251162号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK”,商标注册有效期为2009年9月21日至2019年9月20日,注册的商品门类为国际分类法第38类,其中包括“为注册的用户传送与校园生活、广告张贴的分类安排、虚拟社区、社区网络、照片分享、时尚追踪有关信息的在线聊天室”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第6389501号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK”,商标注册有效期为2010年3月28日至2020年3月27日,注册的商品门类为国际分类法第38类,其中包括“在互联网或其他通讯网络上的音视频广播服务,包括上载、发贴、展示、陈列、标记和传输信息、音频和视频片断;为一般用户传输信息提供在线聊天室和电子公告板;提供数据库接入服务;提供因特网聊天室;信息传送;电子邮件;电子通讯服务”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第6389503号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK”,商标注册有效期为2014年4月21日至2024年4月20日,注册的商品门类为国际分类法第42类,其中包括“替他人创建和维护网站;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);提供互联网搜索引擎;托管计算机站(网站)”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第14108117号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK脸谱”,商标注册有效期为2015年6月7日至2025年6月6日,注册的商品门类为国际分类法第36类,其中包括“古玩股价;艺术品股价;珠宝股价;钱币股价;邮票股价;不动产出租;不动产代理;房产代理;不动产经纪;不动产股价;不动产管理;……”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第14108731号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK脸谱”,商标注册有效期为2014年4月14日至2024年4月13日,注册的商品门类为国际分类法第42类,其中包括“计算机编程;托管计算机站(网站);替他人创建和维护网站;提供互联网搜索引擎;……”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第5251160号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“THEFACEBOOK”,商标注册有效期为2009年7月7日至2019年7月6日,注册的商品门类为国际分类法第35类,其中包括“提供与校园生活、广告张贴的分类安排、虚拟社区、社区网络、照片分享、时尚追踪有关的在线名录商业信息”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第5251159号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“THEFACEBOOK”,商标注册有效期为2009年9月21日至2019年9月20日,注册的商品门类为国际分类法第38类,其中包括“为注册的用户传送与校园生活、广告张贴的分类安排、虚拟社区、社区网络、照片分享、时尚追踪有关信息的在线聊天室”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第8414507号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK DEVELOPER GARAGE”,商标注册有效期为2014年7月14日至2024年7月13日,注册的商品门类为国际分类法第9类,其中包括“作为应用程序编程接口(API)使用的计算机软件;用于便利社区在线服务、建立社区网络应用程序及恢复、上传、下载、接入与管理数据的计算机软件应用程序编程接口(API);……”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第8414526号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK DEVELOPER GARAGE”,商标注册有效期为2011年10月28日至2021年10月27日,注册的商品门类为国际分类法第41类,其中包括“安排和组织教育会议;提供用户创作的或具有特定内容的在线电子杂志的出版;提供用户创作的或具有特定内容的在线电子出版物(非下载的);安排和组织软件开发领域的在线及现场非商业性展览和活动”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第8414525号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK DEVELOPER GARAGE”,商标注册有效期为2014年4月21日至2024年4月20日,注册的商品门类为国际分类法第42类,其中包括“托管以注册用户组建团体和组织活动、参与讨论、加入社交、商务与社区网络社交的虚拟社区为形式的计算机站(网站);……”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第13149303号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK HOME”,商标注册有效期为2015年3月14日至2025年3月13日,注册的商品门类为国际分类法第35类,其中包括“为买家和卖家之间的联络提供在线的商业中介服务;为零售目的在通信媒体上展示商品;广告;……”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第13149208号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK HOME”,商标注册有效期为2015年1月14日至2025年1月13日,注册的商品门类为国际分类法第38类,其中包括“移动电话通讯;通过网络提供无线电广播;网络提供无线电广播;电话通讯;计算机终端通讯;……”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第13149207号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK HOME”,商标注册有效期为2015年3月14日至2025年3月13日,注册的商品门类为国际分类法第41类,其中包括“通过互联网为软件开发人员提供教学;教育;通过互联网软件开发人员提供教育;提供培训;通过互联网为软件开发人员提供培训;娱乐;……”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第13149206号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK HOME”,商标注册有效期为2015年2月28日至2025年2月27日,注册的商品门类为国际分类法第42类,其中包括“技术研究;科学研究;计算机软件设计;计算机软件更新;计算机软件维护;计算机系统设计;计算机系统分析;……”,商标注册人为投诉人。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了由中国国家工商行政管理总局商标局出具的第13149205号商标注册证电子扫描件。该扫描件记载的信息包括:商标图案为印刷体文字“FACEBOOK HOME”,商标注册有效期为2015年1月14日至2025年1月13日,注册的商品门类为国际分类法第45类,其中包括“社交陪伴;在线社交网络服务;交友服务”,商标注册人为投诉人。

 

对于上述证据的真实性问题,被投诉人在答辩中未提出异议。专家组推定这些证据均具有真实性。但投诉人提出的这些商标注册证中有一部分系本案争议域名注册后颁发的。因此这部分证据不足以证明在本案争议域名注册时或注册之前投诉人所享有的权益。在扣除这部分证据后,专家组依旧认定投诉人在本案争议域名注册时对“FACEBOOK”以及与“FACEBOOK”相关的标志在中国依法享有商标专用权。

 

另一方面,从投诉人提交的关于其主体资格的证据中,亦可得知投诉人商号为“FACEBOOK”。《巴黎公约》第8条规定:“商号应当在本联盟所有国家得到保护,且没有申请和注册的义务,也不论其是否为商标的一部分”。我国是《巴黎公约》成员国,我国加入该公约时并未对该条款予以保留,因此该条款对我国是有约束力的。由此推知,投诉人的商号“FACEBOOK”在我国也属受到法律保护的权益,只是对作为商号的“FACEBOOK”的保护应按国民待遇原则。

 

关于被投诉人在答辩中提到的投诉人商标未曾自己使用,均属被动使用进而不存在权利的问题将在后文讨论。

 

2.关于投诉人享有权益的标志与本案争议域名间的混淆性的认定

 

本案争议域名“facebookchina.cn”在结构上分作两级。其顶级域名“.cn”作为地区或国家域,代表“中国大陆”。其作为商业标志的区别性较之本案争议域名中的二级域名“facebookchina”明显较弱。而二级域名的构成又可分作两个部分,即“facebook”和“china”。由于“china”即“中国”,因此本案争议域名中最具区别作用的部分为“facebook”。“facebook”与投诉人享有权益的标志“FACEBOOK”相比,其文字构成在不考虑字母大小写差别的情况下完全相同,没有任何差别。基于此,专家组认为,本案争议域名与投诉人享有民事权益的名称或者标志足以导致混淆。故本案的案情满足《解决办法》第八条第一项所规定的条件。

 

(二)关于被投诉人的权利或合法利益

 

被投诉人在本案审理过程中向域名争议解决中心提交了一份在中国商标网上查询的有关商标注册信息的网页打印件。该打印件记载了杭州快鱼科技有限公司在第45类商品上以汉字“脸谱”为图案注册了服务商标的相关信息。

 

被投诉人还向域名争议解决中心提交了一份在中国商标网上查询的商标注册信息网页打印件。该打印件记载了投诉人在中国以汉字“脸谱”在第45类商品上申请注册商标未获成功的信息。

 

专家组推定该二证据具有真实性,但同时认为该二证据最多只能证明,在第45类商品上本案当事人之外的案外人对由“脸谱”二字构成的商标拥有商标权,而投诉人在该类商品上未能以“脸谱”二字获准商标注册。然而,这些事实与被投诉人并无直接关系,不能说明被投诉人对“FACEBOOK”享有权利。即不能证明被投诉人对本案争议域名享有受法律保护在先合法权益。况且,汉字“脸谱”与本案争议域名间的关系并非本案处理范围。基于上述情况,专家组推定被投诉人对本案争议域名不享有合法权益。故本案的案情满足《解决办法》第八条第二项所规定的条件。

 

(三)关于恶意

 

投诉人向域名争议解决中心提交了其已经注册的相关域名的信息,其中包括“facebook.com”“facebook.org”“facebook.co”和“facebook.net”。所有这些域名的注册时间均在本案争议域名注册之前,其中注册最早的是在1997年。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了Alex公布的投诉人官网“facebook.com”访问量在全球网站中的排名证明。该证明记载,“facebook.com”网站在全球网站中的综合排名为第二,中文网站排名亦为第二。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了新浪网站报道的投诉人官网流量在2009年全球网站排名第三的报道。comScore发布的2007年投诉人“facebook.com”网站排名第17,2008年排名第15的报道。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了其2012年的财务年度报告。其中载明投诉人2012年6月的市值高达472亿美元,在全球的月活跃用户达10.6亿,日活跃用户达6.18亿。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了其通过中国国家图书馆在2012年1月以“facebook”为关键词检索到的3500余篇有关投诉人的中文报道节选。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了其以“facebook”为关键词通过百度检索的有关投诉人的信息的部分检索结果打印件。该打印件显示,检索到的结果超过1亿,且都直接与投诉人相关。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了其以“facebook”为关键词通过百度新闻栏目查询相关信息的结果的网页首页打印件。其中显示,查询到的消息超过10万条,该页显示的全部信息均与投诉人相关。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了被投诉人的工商登记信息。其中载明,被投诉人的成立时间为2014年2月26日。

 

投诉人向域名争议解决中心提交了北京市方圆公证处出具的(2016)京方圆内经证字第01199号公证书扫描件。该扫描件记载了如下内容:第一,工信部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统中本案争议域名所指向网站的主办者为投诉人。第二,本案争议域名所指向网站的行业新闻栏目中有若干关于投诉人的消息,其中包括“美国用户排行投诉人排名居首”之类。第三,知乎网站中关于被投诉人在本案争议网站中提供产品的用户讨论,其中有客户误将被投诉人当作投诉人的内容。第四,被投诉人在其给客户提供程序下载包时,将程序包命名为“com.llkj.facebook”。

 

被投诉人向域名争议解决中心提交了在网络浏览器中搜索投诉人网站www.facebook.com无法显示网页内容的网页截图。

 

被投诉人向域名争议解决中心提交了中国青年报记者陈璐、杨杰2014年10月30日采写的中宣部副部长、网信办主任鲁炜就“为什么facebook等外国网站在中国无法访问”的解释。

 

被投诉人向域名争议解决中心提交了北京市高级人民法院(2007)高民终字第1685号民事判决书和北京市高级人民法院(2008)高行终字第717号行政判决书。

 

对于该证据的真实性双方当事人均未提出异议。专家组推定前述证据具有真实性。

 

投诉人基于前述证据认为投诉人的商标和商号在包括中国在内的全球范围内已经具有很高的知名度。被投诉人注册本案争议域名是在明知投诉人的商标和商号已经广为人知的情况下,为了借用投诉人的知名度发展其自己的客户的故意所为。

 

被投诉人则认为其提交的证据足以证明投诉人的商标在中国内地从未被真正使用过。有关媒体的报道都不是投诉人自己的使用,且这种使用也不属于商标法意义上的使用。由于投诉人在中国境内未依法获得市场准入权,对权利的保护应首先考虑其在特定法域内是否符合该法域的法律法规、政策、国情及公共利益,其次再考虑其是否具有相应的知名度,否则极有可能逾越权利的边界,对权利过度保护,从而影响市场公平竞争。

 

专家组根据前述证据做出如下认定:第一,投诉人的商标和商号“FACEBOOK”在本案争议域名注册时在中国境内已经具有很高的知名度。尽管被投诉人提出,投诉人提交有关媒体报道的证据不能证明投诉人“主动使用”其商标“FACEBOOK”,但这些证据至少能够证明投诉人的“FACEBOOK”商标和商号已经在中国境内具有很高的知名度。第二,被投诉人作为一家生存于互联网空间的公司,在注册本案争议域名时,应当知道投诉人的存在,且应当知道投诉人的“FACEBOOK”商标和商号已经名满全球。第三,被投诉人在知道投诉人“FACEBOOK”商标和商号存在的情况下,不采取任何回避措施,依旧注册本案争议域名,并直接投入使用;且在相关商业行为中使用与“FACEBOOK”相同的标志,确已造成普通公众的混淆。

 

另外,综合本案全部证据,对于被投诉人在本案中提出的以下主张,专家组不予支持:第一,投诉人目前不能进入中国市场的原因是,不符合中国的法律。本案中,被投诉人并无任何直接证据证明投诉人存在不合法行为。况且域名作为本案争议的标的当属民事权益,正常情况下不会因为与权属关系无关的不合法行为致使域名的权利归属发生变化。如若投诉人果真因为存在不合法行为而致使其不能在中国境内使用其商业标志,而被投诉人趁机注册并使用其标志,并在中国境内造成误认,即造成普通网民将被投诉人误认为投诉人,法律上也不应当允许被投诉人继续使用可能造成混淆的标志,因为这显然有悖于正常公共秩序。第二,关于被投诉人提出的“被动使用”问题。“被动使用”的概念尚不是一个法律规范层面上的概念。在中国商标法中并未就此类行为是否属于商标使用做出明确规定。即使在中国法院的司法解释以及司法案例中,对于这一问题的处理并未形成一致的看法。因此,专家组在本案中对于被投诉人依据“被动使用”的概念提出投诉人的商标在中国未曾使用的主张不予支持。退一步讲,在本案中即便不考虑商标问题也并不影响本案的结果,因为投诉人的商号在构成上与前述商标完全相同。即在不考虑商标的情况下亦可根据商号的保护的途径推导出投诉人在中国享有受法律保护的权益。

 

综合上述理由,被投诉人注册和使用本案争议域名的行为显然存在试图利用投诉人在网络世界中的声誉,并借此发展其自己的客户的故意。这种行为当属有恶意的行为。

 

根据本案在案证据,专家组认定被投诉人注册本案争议域名时存在恶意。本案的案情满足《解决办法》第八条第三项的规定。

 

五、    

 

鉴于上述事实和理由,根据《解决办法》《程序规则》及《补充规则》,专家组裁决:本案争议域名应转移给投诉人菲丝博克公司(FACEBOOK, INC.)。

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