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中国专利案件分析2014 — 多功能程控拳击训练器侵权案

2014-11-26

作者:杜立建、桑敏 ,作者单位:北京东方亿思知识产权代理有限责任公司

        从多功能程控拳击训练器侵权案看技术特征的划分

        【案例来源于最高人民法院2012年8月6日作出的(2012)民申字第137号民事裁定书】

        在运用等同原则判断侵权是否成立时,需要将涉案专利与被控侵权产品的技术特征进行比较,因此,技术特征的划分会对等同特征的判定产生影响。最高人民法院在本案中提出,在划分权利要求的技术特征时,一般应把能够实现一种相对独立的技术功能的技术单元作为一个技术特征,不宜把实现不同技术功能的多个技术单元划定为一个技术特征。

        权利人拥有一项专利号为ZL200420073525.X、名称为“多功能程控拳击训练器”的实用新型专利,其权利要求1如下:

        一种用于拳击运动训练的多功能程控拳击训练器,该训练器包含五个靶标、测力传感器、指示灯、显示器、语音处理芯片和音乐芯片及放音部件、一个折叠键盘、一个遥控器和摇控接收器,一个或几个步进电机和相应驱动器,上述电路由一个单片机控制,其特征在于:所述测力传感器分别装在五个靶标的内部,它们各自的信号输出端通过一个选通电路和一个前置放大电路与上述单片机的模拟信号输入脚相连,上述选通电路的功能也可由所述单片机的内部程序模块取代,在所述靶标的四周,各有一组指示灯,每一组指示灯通过一个驱动器与单片机的脉冲输出脚相连,在同一时间内,单片机只能选通一组指示灯且与上述选通电路所选通的靶标一致,上述选通电路有三个地址线与单片机的输出控制脚相连,它可以按单片机的选通地址指令在某个时段内由上述五个靶标内的测力传感器选通一组

        在该权利要求1中记载了“该训练器包含五个靶标” ,在说明书中记载了“在面板上有按头、胸、腹部位排列的五个靶位,在每个靶位内装有靶标”,如下图所示。

        被控侵权产品对应的技术特征为九个靶标,依照其产品说明书记载分为“左头击打部位、右头击打部位、左臂击打部位、右臂击打部位、左肋击打部位、右肋击打部位、腹部击打部位、左胯击打部位、右跨击打部位”。

        一审、二审法院经过审理均认为,本案专利权利要求1的技术特征“该训练器包含五个靶标”与被诉侵权产品对应的技术特征“九个靶标”不同,专利权人在申请专利时应当知道靶标的数量是可以变动的,但仍将靶标限定为五个,现又主张被诉侵权产品“九个靶标”的技术特征与其专利权利要求中“五个靶标”的技术特征等同,不予支持。

        专利权人向最高人民法院提起再审请求,认为涉案专利的五个靶标与被诉侵权产品的九个靶标属于等同。

        最高人民法院经审理认为,涉案专利和被诉侵权产品的靶标数量虽然不同,但是由于涉案专利的每一个靶标在击打时单独发挥作用,因此不能将五个靶标作为一个技术特征来考虑,应当将其分解为头部靶标、腹部靶标和腰部靶标来考虑。被诉侵权产品包含了头部靶标和腹部靶标,其胯部靶标与涉案专利的腰部靶标构成等同,应当认定被诉侵权技术方案包含了与涉案专利的五个靶标相同或等同的技术特征。

Remarks

        在本案中,就等同特征的认定而言,一审和二审法院均将涉案专利的权利要求1中的“五个靶标”作为一个技术特征来与被诉侵权产品的“九个靶标”进行对比,而最高人民法院基于涉案专利的靶标单独实施不同的作用将权利要求1中的“五个靶标”划分为“头部靶标、腹部靶标和腰部靶标”三个独立的技术特征与被诉侵权产品中的相应特征进行对比。

        在运用等同原则判断侵权是否成立时,需要将涉案专利与被控侵权产品的技术特征进行比较,因此,技术特征的划分会对等同特征的判定产生影响。如果技术特征划分得过于概括,则会不合理地扩大等同原则的适用,如果技术特征划分得过于具体,则会使等同原则受到不合理的限制。最高人民法院在本案中提出了一种划分技术特征的方法,在划分权利要求的技术特征时,一般应把能够实现一种相对独立的技术功能的技术单元作为一个技术特征,不宜把实现不同技术功能的多个技术单元划定为一个技术特征。根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款规定[1],判断被控侵权的技术特征与涉案专利的技术特征是否构成等同的重要步骤之一就在于判断二者的手段、功能和效果是否基本相同。其中,手段和效果均与功能具有密切关系,效果是功能的结果反映,手段是功能的前提条件。由此可见,技术功能是划分技术特征时需要考虑的一项重要因素,将实现不同功能的多个技术特征组合成整体或者将实现相同功能的多个技术特征拆分为个体作为是否构成等同特征的判断都是不恰当的。另外,在北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定指南》[2]中也做出了类似规定[3]

        但需要注意的是,涉案专利的权利要求1中仅限定了“五个靶标”,最高人民法院基于说明书记载的“在面板上有按头、胸、腹部位排列的五个靶位,在每个靶位内装有靶标”将权利要求1中的“五个靶标”限定为头部靶标、胸部靶标和腹部靶标。这种限定究竟属于对权利要求的含义进行澄清还是属于对权利要求的内容进行实质性改变仍然存在争议。

        有观点认为,引入说明书和附图对权利要求进行解释是以权利要求中存在不清楚等导致其保护范围不能清楚界定的缺陷为前提的[4]。在本案中,权利要求1限定的“五个靶标”本身是清楚的,不能引入说明书中的内容进行解释。进一步地,根据说明的内容将权利要求1中的“五个靶标”替换为“头部靶标、胸部靶标、腹部靶标”实质上改变了权利要求的保护范围,加大了权利要求的保护范围的不可预期性,有违权利要求书对社会公众的公示作用。

        但处理本案的法官显然并不认同上述观点。在本案中,说明书明确记载了五个靶标所处的位置,本领域的普通技术人员在阅读说明书的基础上,会自然地将权利要求1中限定的“五个靶标”理解为“头部靶标、胸部靶标和腹部靶标”,这种理解是对权利要求的含义的澄清。

        不管怎样,本案在适用等同原则时如何划分技术特征给出了有益的指导意见,至于本案中权利要求的解释是否合理,涉及到专利权人和社会公众的利益平衡,需要考虑各方面的因素,综合作出评价。但就本案而言,笔者仍然认为,专利的权利要求应该具有一个相对稳定的保护范围,不应当随意引用说明书的内容进行解释,特别是在权利要求本身清楚的情况下,更不应该引入说明书实施例的某些特征实质改变权利要求的保护范围。


[1] 等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

[2] 该《侵权判断指南》原则上在北京各级法院审理专利侵权案件中参考适用。

[3] 第5条规定,技术特征是指在权利要求所限定的技术方案中,能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合。

[4] 例如,北京市高级人民法院出台的《专利侵权判定指南》第11条规定:对权利要求的解释,包括澄清、弥补和特定情况下的修正三种形式,即当权利要求中的技术特征所表达的技术内容不清楚时,澄清该技术特征的含义;当权利要求中的技术特征在理解上存在缺陷时,弥补该技术特征的不足;当权利要求中的技术特征之间存在矛盾等特定情况时,修正该技术特征的含义。

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