从诺维信葡糖淀粉酶侵权案看新蛋白质专利保护范围的界定

【案例来源于天津市高级人民法院2013年10月31日作出的（2012）津高民三终字第41号及42号判决】

对生物领域涉及新蛋白质产品的发明，申请人为了获得较大的保护范围，经常采用同源性结合功能或“包含”结合功能的方式来限定生物序列。但是，由于蛋白质一级结构与功能之间的关系具有高度不可预期的特性，这种限定往往被认为不符合专利法第二十六条第四款的规定，而不能获得授权或者导致专利被无效。因此，新蛋白质产品发明的保护范围及界定方式，一直是业内关注的重点。本案是生物领域专利权人在中国成功维权的第一案，明晰了新蛋白质专利的可授权边界（同时限定同源性、来源物种和功能），为后续类似案件的申请以及确权和侵权判定提供了很高的指导价值。

专利权人丹麦诺维信公司拥有一项专利号为98813338.5，发明名称为“热稳定的葡糖淀粉酶”的发明专利。2011年，该公司向天津市第二中级人民法院提起诉讼，状告山东隆大和江苏博立两家公司侵犯其专利权。

2011年7月，上述两家公司分别请求专利复审委宣告涉案专利无效。

涉案专利权利要求6涉及用同源性加功能限定的技术方案。实施例中，仅公开了SEQ ID NO: 7所示的多肽和SEQ ID NO: 34编码的多肽，除此之外并没有提供与上述多肽具有同源性的其他多肽的实验数据。合议组认为，所属技术领域的技术人员无法确定由“序列+同源性”限定的该范围包含的所有多肽（例如不同来源的）都能实现本发明的目的，说明书中亦缺乏相应的实验数据。因此，权利要求6涉及同源性的技术方案得不到说明书的支持。

涉案专利的权利要求10进一步限定所述的酶分离自T.emersonii菌株，权利要求11限定酶分离自T.emersonii CBS 793.97。合议组认为，T.emersonii菌株与T.emersonii CBS 793.97属于同一种的菌株，而本领域通常认为同一种个体中，某种具体功能的活性基因在基因组层次上一般仅具有一种序列，或者其所具有的同源性极高的变体序列也会具有所述功能，因此，在说明书已经证实了来源于T.emersonii CBS 793.97的酶具有葡糖淀粉酶活性的基础上，本领域技术人员可以预计来源于T.emersonii菌株且与SEQ ID NO: 7全长序列具有至少99%同源性的多肽也具有葡糖淀粉酶的活性，因此，权利要求10和11能够得到说明书的支持。

由此，合议组于2012年2月9日作出第17956号无效宣告请求审查决定书，对于涉及用同源性加功能限定的权利要求6宣告无效，维持同时限定同源性、来源菌种和功能的权利要求10有效。

天津市第二中级人民法院基于上述维持有效的权利要求对侵权案进行了审理。专利权人提交了由双方认可的司法鉴定中心作出的鉴定结果，指出被诉侵权产品与权利要求10的技术特征在蛋白质序列和等电点方面特征相同；另外出具了国家知识产权局专利检索咨询中心出具的检索报告，指出未发现被诉侵权产品的蛋白质能够来源于除T. emersonii以外的其他生物。被诉侵权人未能证明具有该蛋白质序列的酶来源于其他菌株。

据此，天津市第二中级人民法院判定山东隆大公司和江苏博立公司侵权成立，赔偿原告经济损失及其他相关费用共计220余万元。

山东隆大公司和江苏博立公司不服一审判决，提起上诉。天津市高级人民法院认为原审判决认定事实清楚，适用法律正确。判决驳回上诉，维持原判。

Remarks

在本案的无效宣告程序中，专利复审委员会明确了在缺乏实验数据验证同源蛋白质功能的情况下，仅用“功能+同源性”进行限定的权利要求无法得到说明书的支持。更重要的是，专利复审委员会明确了“功能+同源性+来源物种”的限定方式能够得到说明书的支持，并得到了法院的肯定，这为一直以来苦于无法获得适当保护范围的生物领域申请人提供了积极的指引。另外，作为生物领域维权第一案，此案中专利权人通过证据保全、司法鉴定等诸多程序以及大量证据成功维权的详细过程，也对生物领域中进行维权的后来者提供了大量可以借鉴的内容。

从本案拓展开去，在生物领域专利申请的授权过程中，通常美国被认为在支持方面具有较为宽松的要求。但是，在美国联邦巡回上诉法院于2014年7月1日针对AbbVie vs. Janssen Biotech and Centocor Biologics一案作出的判决^[1]中，仅用功能（与人IL-12结合）结合参数（以1×10-2s-1或更少的Koff率常数与人IL-12解离）来定义中和型经分离的人抗体的权利要求29，由于并未公开各抗体之间共有的结构，并且缺乏“足够的有代表性的实施例”，而被认定无效。该判决另外指出，在高度不可预测的领域如生物技术领域中，功能性限定必须要和结构结合在一起，才能定义出较为稳定的专利保护范围。由此可见，应用更加严格的支持标准，已经是国际上的一种趋势。在此趋势下，专利申请人应当结合上述指导，对实施例的代表性、数量、类型，以及权利要求的撰写方式给予适度的调整，以期更好地保护申请人的权益。

热稳定的葡糖淀粉酶侵权案幻灯片

[1]: United States Court of Appeals for the Federal Circuit: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. v. JANSSEN BIOTECH, INC., 2013-1338,-1346, decided: July 2, 2014