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中国专利案件分析2014 — “逆反射制品及其制造方法”侵权案

2014-12-14

作者:王晓琳

        从“逆反射制品及其制造方法”侵权案看权利人在涉及新产品的方法专利侵权诉讼中的举证责任

        【案例来源于上海高级人民法院2012年5月2日作出的(2011)沪高民三(知)终字第73号民事判决书】

        《专利法》第六十一条第1款对于涉及新产品的方法专利侵权诉讼规定了举证责任倒置,即:专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。但是,适用该条款时需要满足一定的前提条件。本案在于明确了权利人在选择适用《专利法》第六十一条第1款时对于其专利产品为“新产品”应当尽到初步的举证责任。同时,在针对本案评述的基础上,本文对专利权人选择适用《专利法》第六十一条第1款的前提条件作了简要的探索和讨论。

        权利人拥有一项专利号为 ZL95193042.7、名称为“逆反射制品及其制造方法”的发明专利。权利人主张被控侵权人的逆反射制品落入了其发明专利独立权利要求1、17、19的保护范围,同时被控侵权产品使用了其发明专利独立权利要求10记载的专利方法。法院审理认为:被控侵权产品的技术特征落入了原告发明专利独立权利要求1、17和19的保护范围。但是对于被控侵权产品是否侵犯了上述独立权利要求10以及相关的举证责任,权利人与法院分别有不同的意见。

        涉案“逆反射制品及其制造方法”发明专利的独立权利要求10要求保护一种制造逆反射制品的方法。权利人的意见是:2010年12月27日专利复审委作出第15959号无效宣告请求审查决定,维持涉案发明专利全部有效。该无效宣告请求审查决定已经确认了涉案专利的新颖性、创造性,故其无需再提交证据证明专利产品是新产品。被控侵权人在无法举证证明自己使用了其他方法的情况下,应当认定被控侵权产品使用了其专利方法,构成专利侵权。

        一审法院的意见是:在涉及方法专利的侵权认定过程中,举证责任的倒置是有条件的。在本案中,专利复审委作出的无效宣告请求审查决定不能免除权利人的举证责任,权利人仍应当首先对于其产品或者制造产品的技术方案在专利申请日前不为国内外公众所知这一事实提供初步证据予以证明,之后举证责任才发生转移,即再由被控侵权人就其制造被控侵权产品的方法不同于专利方法进行举证证明。在权利人未提交任何证据证明其专利产品是新产品的前提下,举证责任暂不转移给被控侵权人,应由权利人承担其举证不能的法律后果。

        据此,一审法院认为,权利人关于被控侵权产品使用了其发明专利独立权利要求10记载的专利方法的诉请证据不足,应予以驳回。二审法院维持了一审法院的判决。

        Remarks

        首先,《专利法》第六十一条第1款规定,专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。根据《专利法》的上述规定,产品制造方法不同于专利方法的举证责任由被控侵权人承担,但是该举证责任倒置的前提条件是:专利侵权纠纷涉及的是“新产品”;且被控侵权人制造了“同样产品”。

        那么,满足什么样条件的产品为新产品?

        2009年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条规定,产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第1款规定的新产品。根据该司法解释,权利人需要证明的是一种在涉案专利申请日之前的“没有”的状态,即产品并且制造产品的技术方案在专利申请日以前没有为国内外公众所知。基于常理,证明一件没有发生的事实在举证上非常困难。因为没有发生的事实意味着其在时间、空间上都没有留下可供当事人进行说明的任何痕迹。由此可见,权利人对“新产品”进行举证的难度之大。

        2012年最高人民法院在西安秦邦公司提审案[1]中则给出了更具可操作性的意见,其认为:“如果一种产品制造方法专利的技术方案给使用该专利方法制造的产品带来了区别于专利申请日前同类产品的新的结构特征,则使用该专利方法制造的产品可以认定为专利法第五十七条第二款意义上的新产品”。(该案适用的是2000年修改的《专利法》,其第五十七条第二款对应于2008年修改的《专利法》即现行专利法第六十一条第1款)

        2013年9月北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》(以下简称“北京高院指南”)对于“新产品”作出了类似的规定:“新产品”是指在国内外第一次生产出的产品,该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

        对于“新产品”的认定,本文认为有以下几点值得注意:

        第一,“新产品”并不完全对应于专利的“新颖性”。从TRIPS规定举证责任倒置的第34条第1款和规定可专利性的第27条第1款的原文看,专利权的“新颖性”和“新产品”的新均使用了“new”一词,[2]并未对两者进行区别用词。但是,WIPO专家委员会在早期的讨论意见(当时《专利法条约(Patent Law Treaty)》第24条的规定已有与TRIPS第34条第1款类似的新产品举证责任倒置的规定[3])记录显示:“新产品”意味着绝对的(世界范围的)标准,但是与可专利性条件中的新颖性不一定有相同的含义,特别是抵触申请中披露的产品不应当被认为在举证责任倒置情形下缺乏新颖性。[4]

        第二,“新产品”的判断标准可以考虑参照新颖性判断中涉案专利技术方案与现有技术的比对标准。尽管北京高院指南对“新产品”与专利申请日之前已有的同类产品之间的差别描述为“明显区别”,但是西安秦邦公司提审案中,新产品与同类产品之间的区别达到“区别于专利申请日前同类产品的新的结构特征”即可。

        从可操作性的角度讲,“新产品”的判断参照新颖性判断中涉案专利技术与现有技术的比对标准有利于判断标准的把握。如果“新产品”的判断标准高于“新颖性”标准,那么具备怎样的“区别”高度的产品可以作为“新产品”将不好把握,甚至有可能需要引入“创造性”的判断。而《专利法》第六十一条第1款规定的举证责任倒置并不应当根据产品的创造性或者涉案专利产品与同类产品的区别高度来区别适用。

        第三,什么样的证据可以作为证明新产品的“初步的证据”?值得注意的是,本案涉案专利经无效宣告程序被维持全部有效,但法院并未据此免除权利人关于新产品的举证责任。笔者查阅了涉案的第15959号无效宣告请求审查决定,该决定显示本案被控侵权人对涉案专利提出的无效宣告请求为:专利的权利要求1-28所涉及的技术方案不符合专利法第26条第3、4款、专利法实施细则第21条第2款、以及专利法第22条第3款的规定,请求宣告本专利全部无效。尽管无效宣告请求并不涉及第22条第2款关于新颖性的规定,但是根据《专利审查指南》的规定,一件发明专利申请是否具备创造性,只有在该发明具备新颖性的条件下才予以考虑。而专利复审委亦可以对所审查的案件依职权进行审查,而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。本文认为,“初步的证据”对权利人的举证责任不应当过于严苛,毕竟被控侵权人更容易找到否定新产品的证据。因此,本案将无效宣告决定排除在初步证据之外有待进一步商榷与探讨。

        除此之外,有法官著文认为,权利人可以出具专利检索报告,此时法院可能根据证据高度盖然性的认定标准,从优势证据的规则出发,支持对新产品的认定。[5]此外,对于涉及药物发明的新产品,除了涉案专利的检索报告,还可以提交国家食品药品监督管理局的新药审批相关资料用以佐证。

        此外,权利人应当充分注意到某些情况下对“制造同样产品”的举证难度。

        2010年最高人民法院张喜田提审案[6]判决认为:“在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时,应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓‘依照专利方法直接获得的产品’,是指使用专利方法获得的原始产品,而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品”。

        该案中,最高人民法院判决认为依照涉案专利权利要求1记载的方法直接获得的产品“结合一个DMSO-d6的左旋氨氯地平的D-酒石酸盐”是新产品。权利人张喜田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂,并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料,但其并没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时,也制造了“结合一个DMSO-d6的左旋氨氯地平的D-酒石酸盐”(“结合一个DMSO-d6的左旋氨氯地平的D-酒石酸盐”是制造左旋氨氯地平的中间产物,当然,结合除DMSO-d6以外的其它手性助剂的左旋氨氯地平的D-酒石酸盐也可以作为左旋氨氯地平的中间产物)。因此,最高人民法院认为张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品,该案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。

        由张喜田提审案可以看出,权利人不但要证明涉案专利方法直接得到产品为“新产品”,还要证明被控侵权人“制造”了“同样的产品”,而不是制造了“使用同样产品的产品”。已有学者撰文分析认为张喜田提审案中对“新产品”的认定限缩了《专利法》第六十一条第1款的适用情形。[7]基于张喜田提审案,对于药品专利侵权案件,在涉案专利方法直接得到的产品(“原始产品”)为药物的中间体的情况下,从被控侵权产品中很难推导、分析出被控侵权产品是否包含有该“原始产品”,即使能够检验出被控侵权产品使用了“原始产品”作为中间体,权利人也很难证明是被控侵权人制造了该中间体。

        通过上文分析,《专利法》第六十一条第1款对于权利人的举证便利仍然有待司法实践的进一步检验,相关概念和标准需要进一步厘清。权利人选择适用该条款时不可忽视其对前置条件“新产品”和“制造同样产品”的证明责任。

“逆反射制品及其制造方法”侵权案幻灯片


 

[1] 西安秦邦电信材料有限责任公司诉无锡市隆盛电缆材料厂等侵犯发明专利权纠纷再审案,最高人民法院(2012)民提字第3号(2012年8月24日再审)。

[2] TRIPS第34条关于举证责任倒置中涉及新产品的描述如下:…Therefore, Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the parent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process: (a) if the product obtained by the patented process is new….

TRIPS第27条第1款关于专利性的描述如下:Patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.

[3] Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, Kluwer Law International, 2005, P386.

[4] “It appears that the term ‘new’ is meant in the absolute (worldwide) sense but does not necessarily have the same meaning as the term ‘new’ in the context of novelty as a condition of patentability (see paragraph 52). In particular, products which are the subject of pending but not yet published patent applications and which therefore are considerd as prior art in respect of subsequent patent applications (see document HL/CE/III/2 Supp. 3), do not seem to be treated as lacking novelty for the purposes of the reversal of the burden of proof.”, WIPO document HL/CE/III 2 Supp. 4 of November 27, 1986转引自Nuno Pires de Carvalho, The TRIPS Regime of Patent Rights, Kluwer Law International, 2005, P386.

[5] 陶钧,方法专利侵权案中新产品认定及举证责任分配,中国知识产权报,2013-09-11,008版。

[6] 张喜田诉欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案,最高人民法院(2009)民提字第84号(2010年9月9日再审)。

[7] 何怀文,方法专利的“延伸保护”和新产品制造方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置——评最高人民法院张喜田提审案,《中国专利商标》,2011年第2期,第3-10页。

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