作者：武兵

在先申请作为不侵权抗辩的适用

【案例来源于广东省高级人民法院（2012）粤高法民三终字第298号民事判决书】

现有设计抗辩是外观设计专利侵权诉讼中一项非常重要的不侵权抗辩制度，允许人民法院在不评价涉案专利的有效性的情况下，仅通过判断被控侵权设计是否属于现有设计来判断侵权是否成立。但本案的裁判过程显示出，在涉案专利的申请日之前提出申请、在申请日后公告的外观设计专利文件（以下称作在先申请）虽然不属于现有设计，但同样可以参照现有设计抗辩规则作为不侵权抗辩的依据，从而实质上扩大了现有设计抗辩的适用范围。

李建开拥有一项专利号为ZL200930081693.1、名称为“脚架”的外观设计专利（如图1所示），其申请日为2009年7月3日，授权公告日为2010年5月12日。2011年9月19日，李建开向广东省江门市中级人民法院起诉称黄泽凤制造、销售的脚架产品（如图2所示）侵犯其外观设计专利权，黄泽凤辩称被控侵权设计属于现有设计并提供一篇外观设计专利（下称在先设计，如图3所示）予以佐证，该证据的专利号为ZL200830187853.6，名称为“网板折叠圆桌”，申请日为2008年12月5日，公开日为2010年1月27日。

 图1　　　　　　　　       图2　　　　　　　　  　  图3

一审法院经审理认定侵权成立并且认为现有设计抗辩不成立。

黄泽凤不服一审判决，向广东省高级人民法院提起上诉，认为被控侵权设计属于现有设计，不构成侵权。

二审经审理认为，被诉侵权产品为脚架，在先设计为网板折叠圆桌，将被诉侵权产品与在先设计中与被诉侵权产品相对应的零部件进行比较，两者均为整体上以圆形钢管组成的脚架，均由一长一短两组H形支架连接而成，打开状态下呈近似X形，较短的H形支架上以旋转式连接一U形支架，两者不存在实质差异，属于同样的外观设计。因此，被诉侵权产品使用了申请在先的设计方案，并未侵害李健开的专利权，应当认定其不侵权抗辩成立。故撤销一审判决，驳回李建开全部诉讼请求。

Remarks

专利法第62条规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵权专利权。对于外观设计专利侵权诉讼而言，该项制度称之为现有设计抗辩制度^[1]。现有设计抗辩的理论基础在于专利权的保护不应涵盖落入公有领域的设计，否则将会损害公众利益。由于我国实行专利确权与专利侵权由国家知识产权局专利复审委员会和人民法院分别管理，当专利权人在人民法院发起侵权诉讼时，被控侵权人通常会在专利复审委员会提出涉案专利的专利权无效宣告请求。在这种情况下，如果人民法院中止案件审理，等待涉案专利的专利权状态的最终结论的话，则会极大延长侵权诉讼处理时间，导致诉讼久审不决。现有设计抗辩制度旨在由人民法院判断被控侵权设计是否属于现有设计，以确定不侵权抗辩是否成立，不涉及到权利效力的有无，在很大程度上解决了审理时间过长的问题。从近年来的司法审判实践来看，现有设计抗辩制度起到了应有的作用。

值得关注的是，虽然专利法第62条中的现有设计仅指涉案专利的申请日以前在国内外为公众所知的设计，但最高人民法院出台的司法政策文件^[2]中明确指出，被诉侵权人以实施抵触申请（即本文中所指的在先申请）中的外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。但是，该司法政策文件中的抵触申请与审查指南中的抵触申请^[3]并不相同，司法政策文件中的抵触申请仅要求在时间上与涉案专利相关联，即在涉案专利的申请日之前申请，在申请日之后公告；而审查指南中的抵触申请不仅要求在时间上与涉案专利相关联，在内容上也要与涉案专利相关联，即，抵触申请中的设计应当与涉案专利属于同样的外观设计^[4]。另外，司法政策文件中所提到的抵触申请抗辩需要将被控侵权设计与抵触申请中的设计进行比较，而审查指南中的抵触申请判断则需要将抵触申请中的设计与涉案专利进行比较。因此，将司法政策文件中的抵触申请理解为在先申请更为贴切，该司法政策实质上是将现有设计抗辩规则扩大至被控侵权人实施在先申请中的设计的情形。本案正是利用在先申请参照现有设计抗辩的判断方法进行不侵权抗辩的全国第一案，具有里程碑式的意义。

在适用在先申请中的设计进行现有设计抗辩时应当注意以下几点：

第一，被控侵权设计应当与在先申请中的设计属于相同或相近种类，这是进行外观设计相同和相近似判断的基础。

第二，被控侵权设计应当与在先申请中的设计进行单一对比，不能采取组合方式进行对比，例如将被控侵权设计与多份设计的组合或者一份设计与常见设计的组合进行对比。

第三，如果被控侵权设计属于在先申请中的设计的一部分，则仅需要将在先申请中与被控侵权设计相对应的部分与被控侵权设计进行比较。

第四，根据专利法的规定，判断是否构成抵触申请的标准是判断两项外观设计是否相同或实质相同，但在司法审判中判断在先申请抗辩是否成立的标准是判断被控侵权设计与在先申请中的设计是否相同或无实质性差异^[5]，即，相同或相近似。

但是，在先申请是否能够参照现有设计进行不侵权抗辩仍然存在争议。从法律规定来看，专利法明确规定了现有技术抗辩规则并且对现有技术的范围具有明确限定，而以在先申请作为抗辩理由缺乏法律依据。从抗辩制度引入的理由看，抗辩制度主要是为了解决我国专利确权和专利侵权分属不同部门管理，导致侵权纠纷处理时间过长的问题，并非是由人民法院对专利有效性作出裁判。因此，抗辩理由需要受到严格限制，诸如权利要求得不到说明书支持、说明书公开不充分、权利要求不具有创造性等并不能作为不侵权抗辩的理由。从裁判标准来看，在先申请抗辩与现有设计抗辩的标准相同，在司法审判实践中并不会引入新的裁判标准。由此可见，引入在先申请抗辩已经为我国司法机关所认可并且会在今后现越来越多以在先申请抗辩进行不侵权抗辩的案例。

脚架外观设计专利侵权案幻灯片

[1]为便于讨论，下面均采用现有设计抗辩的说法，但同样适用于现有技术抗辩。

[2]《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》，2011年12月16日印发。

[3]审查指南第四部分第五章第5节规定，判断对比设计是否构成涉案专利的抵触申请时，应当以对比设计所公告的专利文件全部内容为判断依据。与涉案专利要求保护的产品的外观设计进行比较时，判断对比设计中是否包含有与涉案专利相同或者实质相同的外观设计。

[4]专利法第23条涉及抵触申请的规定为，授予专利权的外观设计，应当没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

[5]《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定，被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。