作者：鲁异

        从舵机实用新型专利侵权案看禁止反悔原则适用的条件

        【案例来源于最高人民法院2012年4月12日作出的（2011）民提字第306号民事判决书】

        《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第六条规定，专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不应支持。因此，禁止反悔原则适用的前提是权利人在授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述放弃了技术方案。本案的亮点在于明确了放弃的认定标准是权利人通过修改或者意见陈述进行的自我放弃。

        本案为权利人中誉公司诉九鹰公司侵犯实用新型专利权案。权利人拥有一项专利号为ZL200720069025.2、名称为“一种舵机”的实用新型专利，其共有6项权利要求，其中从属权利要求3为“如权利要求2所述的舵机，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。”权利要求2从属于独立权利要求1，在权利要求1和2中均未对驱动电路板以及驱动电路板上的部件进行限定。被控侵权产品与权利要求3附加技术特征的区别在于被控侵权产品驱动电路板上印制有一条形的碳膜和镀金铜条，而非银膜。本案原被告双方对于“银膜”和“镀金铜条”构成等同特征并无异议。被告提出现有技术抗辩。

        在涉案专利的无效程序中，复审委第13717号决定宣告权利要求1-2，4-6无效，在权利要求3的基础上维持专利有效。

        本案一审判决认定被控侵权产品对权利要求3等同侵权，但现有技术抗辩成立，遂驳回原告诉讼请求。

        二审判决认为虽然银膜和镀金铜条构成等同特征，但基于禁止反悔原则，则不再适用等同原则。具体地，二审法院认为无效宣告决定在权利要求3的基础上维持专利权有效，实质上是对权利要求1的修改，在权利要求1的基础上增加权利要求2、3的附加技术特征。因此，二审法院认为这属于为维持专利权有效的目的、限制性修改权利要求而增加的技术特征。该项技术特征将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的导流条明确限定为“银膜”，应视为专利权人放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。因此等同侵权不成立。但二审法院仍然维持了现有技术抗辩。

        专利权人不服二审判决，提起再审。最高法院在再审判决中推翻了二审判决关于本案中适用禁止反悔原则的认定，认为构成等同侵权。首先，最高院提出禁止反悔的法理基础是诚实信用原则。在专利授权实践中，专利申请人往往通过对权利要求或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同侵权将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的安定性，专利制度通过禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。其次，最高法院明确了禁止反悔原则的适用条件。一般情况下，只有权利要求、说明书修改或者意见陈述两种形式，才有可能产生技术方案的放弃，进而导致禁止反悔原则的适用。最高法院指出从属权利要求的内容和保护范围并不因所从属的权利要求被无效而改变，因此否定了二审关于从属权利要求3维持有效的原因实质上是修改权利要求1的理由。进一步，最高法院认为放弃的认定标准应当是在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过增加技术特征对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。对于专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃的情况，则在判断是否构成禁止反悔原则中的放弃时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征以外的技术方案已被全部放弃。涉案专利权利要求3中的银膜并没有被权利要求1-2所提及，专利权人并没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，不应当基于权利要求1-2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。同时最高院认为被控侵权人现有技术抗辩不成立，遂改判侵权成立。

        Remarks

        此案意义在于进一步明确了我国禁止反悔原则适用的条件，特别是在独立权利要求被宣告无效，而在从属权利要求基础上维持有效时禁止反悔原则适用的条件。

        《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》第六条规定“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”即禁止反悔原则适用的前提是权利人在授权或者无效程序中通过修改或者意见陈述放弃了技术方案。

        本案首先明确了独立权利要求被宣告无效、而从属权利要求未经修改被维持有效的情况不应视为对权利要求的修改。独立权利要求和从属权利要求仅是撰写形式的区别，其各自均应包含完整的、独立的技术方案。所以，不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。

        其次，本案也明确了专利权人放弃技术方案的认定标准，应当是在专利授权或无效宣告程序中，专利权人主动或应审查员的要求，可以通过修改对某权利要求所确定的保护范围进行限制，也可以通过意见陈述对某权利要求进行限缩性解释。对于专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作上述自我放弃的情况，则在判断是否构成禁止反悔原则中的放弃时，应充分注意专利权人未自我放弃的情形，严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括，则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征以外的技术方案已被全部放弃。

        当然，我们也应该注意到，禁止反悔原则的适用也并不是刚性的，而应该根据个案中专利权人对权利要求进行修改的真实目的和真实意思表示来确定。在2014年7月31日发布的最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（公开征求意见稿）中，第十六条如下规定：“专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中修改权利要求书、说明书或者陈述意见，被诉侵权人主张上述情形下放弃的技术方案不属于专利权保护范围，权利人举证证明该修改或者陈述未被审查员采信或者与专利授权确权条件无因果关系的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”我们将继续关注禁止反悔原则在具体案件中的适用。

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