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中国专利案件分析2015 — 专利法实施细则第72条依职权审查的首次运用

2015-01-28

作者:曲宝壮

【案例来源于专利复审委员会于20121126日作出的第19631号无效宣告请求审查决定】

根据专利法实施细则第72条第2款的规定:专利复审委员会作出决定之前,无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的,无效宣告请求审查程序终止。但是,专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的,不终止审查程序

本案为针对专利权人为皇家菲利浦电子有限公司的第ZL95190642.9号发明专利的无效宣告请求审查程序。在本次无效宣告请求之前,专利复审委员会曾针对上述专利权作出了第12676号无效宣告请求审查决定,宣告权利要求1无效,在权利要求2-7的基础上维持该专利权有效。

2012年05月03日,本案的请求人上海飞科电器有限公司向专利复审委员会提出了新的无效宣告请求,以不符合专利法第22条第3款关于创造性的规定为由,请求宣告涉案专利权利要求2-7无效。本案于2012年10月17日举行进行了口头审理。双方当事人均出席了口头审理。在口头审理过程中专利权人当庭明确表示:删除权利要求2、3,坚持认为权利要求4-7具备创造性。

值得注意的是,2012年10月24日,在口审之后仅七天,请求人请求撤回其无效宣告请求。

专利复审委员会于 FORMTEXT 2012年11月26日作出第19631号无效宣告请求审查决定,宣告本专利授权公告的权利要求2、3无效,在本专利授权公告的权利要求4-7的基础上继续维持该专利有效。

Remarks

根据审查指南的规定,当事人处置原则是无效宣告程序的基本原则之一。对于请求人主动放弃的无效宣告请求的范围、理由和证据,复审委通常不再审查。在请求人和专利权人向复审委表示和解愿望的情况下,复审委可以暂缓审查决定,给予双方当事人一定的期限进行和解。在请求人撤回无效宣告请求的情况下,专利复审委员会通常会终止审理。

但是出于维护社会公平和公众合法权益、节省行政资源的考虑,依职权审查原则同样适用于无效宣告请求程序。专利法实施细则第72条第2款既体现了当事人处置原则,也明确规定了在特定情况下审查员可以依职权进行审查。即,“专利复审委员会作出决定之前,无效宣告请求人撤回其请求或者其无效宣告请求被视为撤回的,无效宣告请求审查程序终止。但是,专利复审委员会认为根据已进行的审查工作能够作出宣告专利权无效或者部分无效的决定的,不终止审查程序”。

本案被认为是专利法实施细则第72条依职权审查的首次运用。由于在口审中,专利权人当庭明确表示删除权利要求2和3,专利复审委员会基于已进行的审查工作依职权宣告专利权部分(权利要求2和3)无效,并无不当,符合专利法实施细则第72条的规定。

本案对于无效宣告程序中专利权人的应对策略具有警示作用。首先,作为专利权人,应当基于请求人的无效宣告请求的范围、理由和证据合理地预期权利要求的稳定性,如非绝对必要,应避免删除权利要求或选择技术方案等主动放弃部分专利权的情况。其次,对于期望以和解方式解决争议的案件,应尽量确保在口审结束前提出。

专利法实施细则第72条依职权审查的首次运用幻灯片

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