ニュース / 事務所ニュース

BEIJING EAST IP LAW FIRMは「孤独星球」、「LONELY PLANET 孤独行星」などシリーズ商標無効審判行政訴訟で勝訴

2020-08-24

2020年6月24日、北京市高級人民法院は「孤独星球」、「Lonely Planet 孤独行星」などシリーズ商標無効審判案に対して二審判決を下し、孤星発行有限公司、孤星全球有限公司(以下「Lonely Planet社」と総称する)に対する訴訟請求を支持した。BEIJING EAST IP LAW FIRMの張妍弁護士、鄧天媚弁護士、尹良弁護士は一審と二審手続きでLonely Planet社を代理し、北京知的財産法院、北京市高級人民法院で勝訴した。

Lonely Planet社は広西省某社が第35、41、42類で登録出願した「孤独星球」商標と「Lonely Planet 孤独行星」商標(以下「係争商標」と総称する)に対して無効審判行政訴訟を提起し、北京知的財産法院は2019年12月20日判決を下し、Lonely Planet社の訴訟請求を一部支持し、裁定を取消す判決を出し、国家知識産権局に改めて裁定を出すよう判決を下した。Lonely Planet社(第41類係争商標に対してのみ)、国家知識産権局(第35、41、42類に対して)は一審判決を不服し控訴した。2020年6月24日、北京市高級人民法院は二審判決を出し、Lonely Planet社の控訴主張を支持した。

このシリーズ無効審判案件において、北京知的財産法院は『類似商品及びサービス区分表』を突破し、係争商標が使用を認められている第41類「書籍出版、オンライン電子書籍及び雑誌の出版、オンライン電子出版物の提供(非ダウンロード)」サービスとLonely Planet社の先行商標が使用を認められている第16類 「書籍、印刷出版物、雑誌(期刊)」商品、係争商標が使用を認められている第41類「コンピュータネットワーク上で提供するオンラインゲーム」サービスとLonely Planet社の先行商標が使用を認められている第9類「コンピュータゲームソフトウェア、コンピュータソフトウェア(録画済み)」商品、
係争商標が使用を認められている第42類「コンピュータプログラム、コンピュータソフトウェアのメンテナンス、コンピュータプログラムのコピー、有形データまたは文書の電子媒体への変換、他者の代理でウェブサイトを作成・メンテナンス、コンピュータプログラムとデータのデータ変換(非有形変換)、コンピュータソフトウェアコンサルティング、インターネット検索エンジンの提供、ドキュメントのデジタル化(スキャン)、コンピュータシステムリモートモニタリング」サービスとLonely Planet社の先行商標が使用を認められている第9類「コンピュータソフトウェア、コンピュータソフトウェア録画済み」商品は類似商品及びサービスを構成すると認定し、また、これによって前述のサービスで使用を認められている係争商標とLonely Planetの先行商標とは類似商品及びサービスにおける使用の近似商標を構成すると認定した。

北京知的財産法院はまた、Lonely Planet社の「LONELY PLANET」商標は係争商標出願日以前に書籍出版などのサービスにおいてすでに使用され、且つ一定の影響力があり、その「LONELY PLANET」商号も係争商標出願日以前に書籍出版などのサービスにおいてすでに使用され、且つ一定の知名度があったと認定した。係争商標が使用を認められている第35類「広告宣伝本の出版、ラジオ広告、テレビ広告、コンピュータネットワーク上のオンライン広告、新聞スクラップ」サービス、第41類「書籍出版、オンライン電子書籍及び雑誌の出版、オンライン電子出版物の提供(非ダウンロード)」部分サービスとLonely Planet社が実際に経営する図書及び出版サービスは大きな関連がある。係争商標登録者はLonely Planet社と同じく図書出版業界経営者であり、Lonely Planet社が先行使用する「LONELY PLANET」商標について知っているはずであり、係争商標を登録出願することは正当とは言い難い。したがって、係争商標を登録して第35類、第41類サービスで使用することはLonely Planet社の先行商号権に損害を与え、且つ不当な手段で他人がすでに使用し一定の影響力のある商標を先取り登録する状況を構成する。

北京市高級人民法院は一審法院の上述認定を維持し、またLonely Planet社の上訴請求を支持した。第41類係争商標に対して、一審判決ではLonely Planet社の商標、商号の「書籍出版」サービスにおける先行使用及び知名度のみを認定した。二審判決ではさらにLonely Planetの商標、商号の「テレビ番組制作」サービスにおける先行使用及び知名度を認定し、その上係争商標が使用を認められている「広告映像以外の映像制作、ラジオ及びテレビ番組制作、テレビ娯楽番組制作、コンピュータネットワークにおけるオンラインゲームの提供、新聞記者サービス、音楽制作」サービスにおいても無効と認定した。

案件処理の過程において、弊所の弁護士は係争商標と引用商標の具体的な商品/サービス内容との関連度を組み合わせて、Lonely Planet社の商標、商号の実際の使用状況、サービス内容を細分化し、勝率の高い点を選んで詳細論述し、論点が分散しすぎることを避けた。例えば、第41類の係争商標が使用を認められている「書籍出版、オンライン電子書籍及び雑誌の出版、オンライン電子出版物の提供(非ダウンロード)」サービスについては、同時に『商標法』第三十条、第三十二条を主張し、「広告映像以外の映像制作、ラジオ及びテレビ番組制作、テレビ娯楽番組制作、コンピュータネットワークにおけるオンラインゲームの提供、新聞記者サービス、音楽制作」サービスについては、『商標法』第三十二条のみを重点的に主張し、「コンピュータネットワークにおけるオンラインゲームの提供」サービスについては、『商標法』第三十条のみを重点的に主張した。

また、弊所弁護士は、具体的なサービス内容と目的、提供方法、使用時間、対象者など、Lonely Planetが実際に使用しているサービスを集約整理し、深く分析した。一審判決でLonely Planetの商標、商号の出版分野における先行使用と知名度のみが認定されたことを鑑みて、二審においては、既存証拠に対して深く堀り下げ、十分に論証し、Lonely Planet社から提供された契約書を手掛かりにさらに証拠を収集した。権威メディアの報道、関連動画サイトで放送されたテレビ番組など多くの証拠が互いの証明となり、Lonely Planet社の商標、商号のテレビ番組制作分野での使用及び知名度を証明する完全な証拠チェーンを形成し、これにより二審法院の支持を獲得した。

所員の紹介