作者：汪正 张妍

作者单位：北京东权律师事务所

*原文发表于2015年第9期《中华商标》

对于英文商标、姓名、企业名称等英文标识，一个常见的问题就是：与其对应的中文商标如何保护。一方面，英文标识持有人出于种种原因在一定时期内并未赋予该英文标识对应的中文标识，或者未及时将对应的中文标识进行商标注册。另一方面，英文标识持有人确实将相应的中文标识与英文标识一并进行了商业使用，或者该中文标识存在被动使用的情形，比如，媒体报道在一定程度上使用该中文标识指代英文标识及其持有人，公众、用户也形成某些常用的称谓，曾经的经销商等第三方在商业活动中一并使用英文标识及中文标识且均指向英文标识持有人。在此情形下，针对第三方主体未经授权将该中文标识进行商标申请注册或商业使用的行为，英文标识持有人如何证明中文标识与英文标识构成对应关系？本文旨在对此类案件进行归纳总结，并从实务操作的角度提出建议。

一、中文标识与英文标识构成对应关系的情形

第一种情形，在相同或类似商品、服务上的中文商标与英文商标已经形成对应关系，从而构成近似。在“陸虎”商标争议撤销案中，一、二审法院均认定：在争议商标申请日以前，英文“LAND ROVER”越野车已经在中国被呼叫为“陆虎”。虽然这些新闻报道或评论文章并未表明是由当时的权利人宝马公司所主动进行的商业宣传，但仍可以证明中文“陆虎”商标已经与英文“LAND ROVER”指向了同一产品，并进行了商业化的使用。同时，从媒体对宝马公司相关负责人的采访文章中可以看出，宝马公司明确以中文“陆虎”对其“LAND ROVER”越野车进行指代，属于对“陆虎”商标的主动使用行为。诚然，对英文“LAND ROVER”确曾存在不同的中文译法，但这并不能否认中文“陆虎”已经由宝马公司在先使用，且“陆虎”为“LAND ROVER”越野车中文呼叫的客观事实。[1]在“佳能”商标异议案中，国家工商行政管理总局商标评审委员会（下文统称“商评委”）及一、二审法院均认定：“Canon”以及“佳能”商标经过异议人日本佳能株式会社（CANON KABUSHIKI KAISHA）的长期宣传和同时使用，二者已形成了唯一对应关系。[2]在“华平”商标争议撤销案中，商评委及一、二审法院均认定：争议申请人华平公司（WARBRUG PINCUS & CO.）在相关金融领域开展业务工作时，其中文“华平”与英文“WARBRUG PINCUS”经常共同使用，二者已形成较为紧密的对应关系。[3]在“房地美”商标异议案中，商评委及一、二审法院均认定：“房地美”是异议人美国联邦家庭贷款抵押有限公司（FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION）的“FREDDIE MAC”商标的一种翻译形式，二者已形成对应关系。[4]在“小熊维尼”商标争议撤销案中，商评委及一审法院均认定：中文“小熊维尼”已经与美国迪士尼企业公司（DISNEY ENTERPRISES,INC.）的英文商标“WINNIE THE POOH”间建立起唯一对应关系。[5]

第二种情形，中文商标与英文商标在其它类别上已经形成对应关系，因此，在涉案类别上的中文商标与英文商标构成近似。在“米其林”商标异议案中，一、二审法院均认定：引证商标二（第25类）的文字“MICHELIN”和引证商标一“米其林”（第12类）在我国市场的轮胎商品（第12类）上使用较多，知名度较高，消费者容易将“MICHELIN”与“米其林”等同起来。虽然“MICHELIN”也被翻译成“米什兰”，但与异议人法国米其林集团总公司（COMPAGNIE GENERAL DES ETABLISSEMENTS MICHELIN）相联系的“MICHELIN”更多的和“米其林”相对应。因此“米其林”属于“MICHELIN”一种常用的音译形式。被异议商标“米祺林MI QI LIN 及图”（第25类）与引证商标二“MICHELIN”（第25类）常用音译形式“米其林”构成近似。[6]在“寶姿”商标异议案中，商评委及一、二审法院均认定：宝姿时装有限公司（PORTS DESIGN LIMITED）的引证商标一“PORTS INTERNATIONAL”与被异议商标“寶姿BAOZI 及图”均核定使用在第25类“袜”等商品上，引证商标二“寶姿”核定使用在第25类“服装”商品上。依据当时的实践，第25类“袜”与“服装”并不构成类似，因此引证商标一（而非引证商标二）被用来与被异议商标对比。即，鉴于引证商标一“PORTS INTERNATIONAL”的商标权人还同时拥有引证商标二“寶姿”，再结合英文的发音规则，可以认定中国相关公众会选择“寶姿”作为引证商标一的呼叫，这就使得“寶姿”成为引证商标一与被异议商标的共同呼叫。[7]在“哈雷”商标侵权案中，北京市第二中级人民法院一审判决认定：“哈雷”已经成为相关公众对原告美国H-D密执安公司及其相关产品（第12类摩托车）的称谓，是第37类汽车摩托车保养和修理服务上的涉案注册商标“HARLEY”的对应中文音译。[8]

第三种情形，中文商标构成对英文驰名商标的翻译。《商标法》第十三条规定驰名商标的翻译涉及中文商标与英文商标的对应。在“苏富比”商标侵权案中，北京市第二中级人民法院、北京市高级人民法院及最高人民法院一、二审判决及再审裁定均认定：被控侵权标识“苏富比”系英国苏富比拍卖行（SOTHEBY’S）的“SOTHEBY’S”未注册驰名商标的翻译。[9]在“丽思卡尔顿”商标争议撤销案中，一、二审法院均认定：争议申请人丽嘉酒店有限公司（The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.）使用在第42类旅馆、酒店服务上的商标“RITZ-CARLTON”为驰名商标。“丽思卡尔顿”系被媒体广泛采用的“RITZ-CARLTON”主要中译文之一。第36类“商品房销售服务、不动产代理”服务上的争议商标“丽思卡尔顿”构成对“RITZ-CARLTON”的翻译。[10]

第四种情形，中文标识与英文姓名构成对应关系。《商标审理标准》第5.3条规定：系争商标与他人姓名“相同”，是指使用了与他人姓名完全相同的文字，或者是他人姓名的翻译，在社会公众的认知中指向该姓名权人。《北京市高级人民法院关于商标授权确权行政案件的审理指南》第17条规定：能够与特定的自然人建立起对应关系的主体识别符号视为该自然人的姓名。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定（征求意见稿）》第十五条[在先姓名权]规定：“当事人主张诉争商标侵害其姓名权的，如果相关公众认为该姓名指代了该自然人，容易认为标记有该姓名的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在其他特定联系的，人民法院可以认定该商标损害了该自然人的姓名权。”在“乔治·阿玛尼”商标争议撤销案中，商评委及一、二审法院均认定：在争议商标申请注册前，争议申请人GIORGIO ARMANI作为服装设计师在世界服装界享有较高声誉，其以中文译名“乔治·阿玛尼”在中国大陆为公众所知悉。虽然还存在GIORGIO ARMANI的其他译法，但尚不足以推翻前述事实。[11]

第五种情形，中文标识与英文企业名称构成对应关系。此类情形包括英文商标与英文企业名称相同从而均与中文标识构成对应关系的情形。在“鲁沃夫”商标侵权案中，北京市第二中级人民法院及北京市高级人民法院一、二审判决均认定：将原告美国鲁沃夫公司（The Ruhof Corporation）注册的“RUHOF”商标与被告使用的“鲁沃夫”商标相比较，两者发音有一定的相似性。被告曾作为原告在中国的总代理商大量使用“RUHOF”和“鲁沃夫”商标销售原告的商品，并在宣传中一直使用RUHOF公司和“鲁沃夫”公司指代原告。通过其销售和大量广告宣传，相关消费者已经能够将“RUHOF”与“鲁沃夫”一一对应起来，且会认为带有“鲁沃夫”文字的商品是由被告代理的原告的商品。因此被告在代理关系结束后在其销售的被控侵权商品上使用“鲁沃夫”商标，容易造成相关消费者误认为该商品来源于原告或与原告有特定联系。[12]在“利莱森玛”商标侵权案中，福建省高级人民法院二审判决及最高人民法院再审裁定均认定：原告法国利莱森玛公司（LEROY SOMER）的字号及其注册商标“LEROY SOMER”在电机行业具有较高的知名度和美誉度，“LEROY SOMER”对应的中文译名是“利莱森玛”，二者已经形成固定的对应关系。[13]在“谷歌”商标侵权案中，美国GOOGLE公司于2006年4月12日正式公开发布其全球正式中文名称“谷歌”。当日15时5分后，可以在互联网上查看到相关报道。当日15时50分，被告北京谷歌科技有限公司的企业名称申请通过了网上初审。北京市第一中级人民法院二审判决及最高人民法院再审裁定均认定：美国GOOGLE公司于2006年4月12日正式公开发布其全球正式中文名称为“谷歌”，表明“谷歌”系“GOOGLE”对应的中文翻译名称，该厂商名称应当受到保护。[14]

二、中文标识与英文标识未构成对应关系的情形

第一种情形，证据不足以证明：在系争商标申请日或被控侵权标识使用日期之前，中文标识与英文商标已经形成对应关系。在“蓝登”商标争议撤销案中，商评委及一审法院均认定：争议申请人美国伦道姆豪斯公司（RANDOM HOUSE INC.）提交的证据形成时间大都晚于争议商标申请注册日，不足以证明“RANDOM HOUSE”商标与“蓝登”已经建立一一对应联系。[15]在“戴尔”商标侵权案中，北京市第一中级人民法院一审判决认定：中国大陆的相关媒体自1996年在有关原告美国戴尔有限公司（DELL INC.）的广告宣传和媒体报道中出现了“戴尔”字样，但绝大部分并未出现该字样，多用“Dell”直接指称原告。当时为原告在中国作代理及售后服务也多为名称中含有“德尔”字样的机构，1999年《财富》排行榜也将原告的字号翻译为“德尔”，原告1992年、1996年注册的“DELL”注册商标对于原告企业名称的汉译分别为“笛尔电脑公司”、“德尔电脑股份公司”，相关词典中也将“dell”译为“德尔”、“黛尔”。可见，并不能够得出“戴尔”系“dell”唯一汉语音译的结论。[16]

第二种情形，英文商标持有人曾明确表示不接受媒体和社会公众对于其英文商标对应中文标识的称谓，因此英文商标持有人并无将该中文标识作为商标的真实意思，进而中文标识与英文商标的对应关系断裂。在“伟哥”商标侵权案中，原告美国辉瑞有限公司（Pfizer Inc.）在中国的子公司辉瑞制药有限公司在《律师声明》中声称其研发生产的药品“Viagra”的正式商品名为“万艾可”。北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院及最高人民法院一、二审判决及再审裁定据此均认定：媒体在宣传中将“Viagra”称为“伟哥”，不能确定为反映了原告当时将“伟哥”作为商标的真实意思，“伟哥”与“Viagra”并未构成对应关系。[17]在“索爱”商标争议撤销案中，索尼爱立信集团副总裁兼中国区主管多次声明“索尼爱立信”被非正式简称为“索爱”不可以接受。鉴此，商评委、二审法院及最高人民法院均认定：在争议商标申请日前，争议申请人索尼爱立信移动通信产品（中国）有限公司并无将“索爱”作为商业标识的意图和行为，相关媒体对其手机产品的报道不能为其创设受法律保护的民事权益。[18]

第三种情形，即便中文标识与英文标识形成了某种程度的对应关系，中文标识仍不能唯一地、确定性地指向权利主张者。在“布兰妮”商标异议案中，商评委及一审法院均认定：现有证据中对异议人美国歌手布兰妮?斯比尔斯（BRITNEY SPEARS）的指代多以“布兰妮?斯比尔斯”、“小甜甜布兰妮”或者英文名的形式出现，由于“布兰妮”为英美国家的常见英文名，现有证据不足以证明相关公众将“布兰妮”与异议人之间建立起唯一对应联系。[19]在“乔丹”商标争议撤销案件中，商评委及一、二审法院均认定：即便“Michael Jordan”中文翻译为“迈克尔·乔丹”，但争议商标中的“乔丹”并不惟一对应于“Jordan”，且“Jordan”为美国人的普通姓氏而不是姓名，故现有证据不足以证明“乔丹”确定性指向“Michael Jordan”和“迈克尔·乔丹”。[20]此种情形引出的一个争论话题是：中文标识与英文标识形成的是某种程度的对应，紧密对应，还是唯一对应？根本的判定标准应是社会公众的认知和高度盖然性的证明标准。但是，这一标准本身却存在较大的自由裁量空间。

三、同一中文标识与英文标识在不同案件中认定不一的情形

在“拉菲”商标争议案中，一、二审法院及再审法院均认定：在争议商标申请日之前，仅有部分第三方媒体对争议申请人法国尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司（CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD，2011年商标注册人中文名称变更为拉菲罗斯柴尔德酒庄）的“LAFITE”或者“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”商标进行过少量的宣传报道，而将“LAFITE”或者“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”与中文“拉菲”、“拉斐”进行结合宣传或使用的情况更少。据此无证据显示相关消费者已经能够将“LAFITE”或者“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”与中文“拉菲”、“拉斐”进行对应性识别。[21]但是，在“拉菲”商标侵权案中，湖南省长沙市中级人民法院及湖南省高级人民法院一、二审判决均认定：“拉菲”为“LAFITE”文字的直接音译，原告尚杜·拉菲特罗兹施德民用公司不仅在其产品上实际使用中文“拉菲”作为其“LAFITE”葡萄酒商品的名称，在其自己的宣传资料及网站中亦将LAFITE葡萄酒称呼为“拉菲”葡萄酒，而国内相关媒体在对“LAFITE”葡萄酒进行报道时，也一致称其为“拉菲”。没有证据显示“LAFITE”葡萄酒除“拉菲”外，还使用了其他中文名称。因此，“拉菲”事实上系“LAFITE”葡萄酒知名商品唯一对应的中文名称。[22]

上述两件“拉菲”案的法院判决完全不同，根本原因在于证据的时间节点要求不同。在“拉菲”商标争议案中，待证事实为争议商标申请日（2000年）之前。在“拉菲”商标侵权案件中，待证事实则是在被控侵权行为发生时间（2010年）之前。

四、总结与建议

总结相关案例，中文标识与英文标识构成对应关系需满足一定条件。第一，相关证据足以证明：英文标识具有一定知名度且中文标识与英文标识建立了紧密的对应关系甚至一一对应关系。第二，某英文标识即便存在多种中文译法或称谓，仍应以主要中文译法或称谓为准。比如，“陸虎”、“米其林”、“丽思卡尔顿”、“乔治·阿玛尼”等案件。在“苏富比”案中，最高人民法院认定：一个英文名称有若干个中文音译实属正常。部分国内媒体在报道苏富比拍卖行及其相关拍卖活动或者拍品时，使用了“索斯比”或者“索思比”的称谓，并不能因此得出“苏富比”不是原告英国苏富比拍卖行（SOTHEBY’S）的字号的结论。第三，中文标识的“主动使用”和“被动使用”并非中文标识与英文标识是否建立对应关系的判断标准。正如最高人民法院在“广云贡饼”案中认为：某一标志能否成为商标，不在于商标权人对该标志是“主动使用”还是“被动使用”，关键是生产者与其产品之间以该标志为媒介的特定联系是否已经建立。[23]第四，英文标识持有人对中文译法或称谓的态度直接影响对应关系是建立还是断裂。商业标识的本质作用在于区分来源。如英文标识持有人无意图接受公众的客观认知，则会产生人为割裂中文标识与英文商标对应关系的法律效果。比如，“伟哥”、“索爱”案。也正如最高人民法院在“广云贡饼”案中评述：“由于商标权益为私权，基于私法自治、私权处分的原则，商标权人当然也享有放弃该权益的自由。”第五，中文标识与英文标识已经建立对应关系这一待证事实的时间节点，一般应当是争议商标申请日期或被控侵权标识使用日期之前。这主要是考虑利益平衡，防止英文标识不当的“反向侵夺”。

建议英文标识持有人采取以下措施。第一，尽早确定与英文商标对应的中文标识，并积极申请注册商标。对于媒体或公众已经形成中文翻译或称谓的标识，即便英文商标持有人尚未决定是否正式采纳该中文标识，也应尽早申请注册商标，至少出于防御目的，以免遭他人抢注。第二，充分尊重媒体及公众的认知。对于媒体或公众已经形成的中文翻译或称谓，英文标识持有人可以考虑予以认可（至少，在予以否认时需谨慎为之），顺应“民意”，顺“势”而为。第三，注意申请商标时英文企业名称的中文翻译，尤其是企业名称与英文商标一致时，更应特别注意。在“戴尔”案中，法院未认定“戴尔”与“DELL”形成对应关系的理由之一就是：英文商标持有人早期注册“DELL”商标时将其企业名称汉译为“笛尔电脑公司”、“德尔电脑股份公司”。在“蓝登”案中，商评委未认定“蓝登”与“RANDOM HOUSE”形成对应关系的理由之一就是：英文商标持有人将其公司名称翻译为“伦道姆豪斯公司”亦可资佐证。第四，定期监控商标，并针对抢注情形积极采取措施。如发现他人将媒体或公众已经形成中文翻译或称谓的标识抢注为商标，应及时提出异议或无效宣告。第五，注重收集充分的证据。中文标识与英文标识是否形成对应关系，关键在于系争商标申请日或被控侵权标识使用日期之前的证据。

注释：

[1]北京市高级人民法院（2011）高行终字第1151号行政判决书。

[2]北京市高级人民法院（2014）高行终字第1521号行政判决书。

[3]北京市高级人民法院（2014）高行（知）终字第3753号行政判决书。

[4]北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第1469号行政判决书。

[5]北京市第一中级人民法院（2014）一中知行初字第1950号行政判决书。

[6]北京市高级人民法院（2009）高行终字第976号行政判决书。

[7]北京市高级人民法院（2009）高行终字第1284号行政判决书。

[8]北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第10758号民事判决书。

[9]北京市高级人民法院（2008）高民终字第322号民事判决书、最高人民法院（2008）民申字第1182号民事裁定书。

[10]北京市高级人民法院（2013）高行终字第927号行政判决书。

[11]北京市高级人民法院（2010）高行终字第1387号行政判决书。

[12]北京市高级人民法院（2008）高民终字第1395号民事判决书。

[13]福建省高级人民法院（2012）闽民终字第819号民事判决书、最高人民法院（2013）民申字第475号民事裁定书。

[14]北京市第一中级人民法院（2009）一中民终字第4477号民事判决书、最高人民法院（2011）民监字第57号民事裁定书。

[15]北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第290号行政判决书。

[16]北京市第一中级人民法院（2005）一中民初字第10221号民事判决书。

[17]北京市高级人民法院（2007）高民终字第1684号民事判决书、最高人民法院（2009）民申字第313号民事裁定书。

[18]北京市高级人民法院（2008）高行终字第717号行政判决书、最高人民法院（2010）知行字第48号驳回再审申请通知书。

[19]北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第2208号行政判决书。

[20]北京市高级人民法院（2015）高行（知）终字第1577号行政判决书。

[21]北京市高级人民法院（2013）高行终字第1607号行政判决书、最高人民法院（2014）知行字第32号行政裁定书。

[22]湖南省高级人民法院（2011）湘高法民三终字第55号民事判决书。

[23]最高人民法院（2013）知行字第40号行政裁定书。