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2020年6月24日,北京市高级人民法院针对“孤独星球”、“Lonely Planet 孤独行星”等系列商标无效宣告案做出二审判决,对孤星发行有限公司、孤星全球有限公司(统称“Lonely Planet公司”)的诉讼请求予以支持。北京市东权律师事务所张妍律师、邓天媚律师、尹良律师在一审和二审程序中代理Lonely Planet公司在北京知识产权法院、北京市高级人民法院胜诉。
Lonely Planet公司针对广西某公司在第35、41、42类上申请注册的“孤独星球”商标和“Lonely Planet 孤独行星”商标(统称“诉争商标”)提起无效宣告行政诉讼,北京知识产权法院于2019年12月20日作出判决,对Lonely Planet公司的诉讼请求予以部分支持,判决撤销被诉裁定,并判令国家知识产权局重新作出裁定。Lonely Planet公司(仅针对第41类诉争商标)、国家知识产权局(针对第35、41、42类)不服一审判决,提起上诉。2020年6月24日,北京市高级人民法院做出二审判决,对Lonely Planet公司的上诉主张予以支持。
在该系列无效宣告案件中,北京知识产权法院突破《类似商品和服务区分表》,认定诉争商标核定使用的第41类“书籍出版、在线电子书籍和杂志的出版、提供在线电子出版物(非下载)”服务与Lonely Planet公司在先商标核定使用的第16类 “书籍、印刷出版物、杂志(期刊)”商品、诉争商标核定使用的第41类“在计算机网络上提供在线游戏”服务与Lonely Planet公司在先商标核定使用的第9类“计算机游戏软件、计算机软件(已录制)”商品、诉争商标核定使用的第42类“计算机编程;计算机软件维护;计算机程序复制;把有形的数据或文件转换成电子媒体;替他人创建和维护网站;计算机程序和数据的数据转换(非有形转换);计算机软件咨询;提供互联网搜索引擎;文档数字化(扫描);计算机系统远程监控”服务与Lonely Planet公司在先商标核定使用的第9类“计算机软件;计算机软件已录制”商品构成类似商品和服务,并据此认定核定使用在前述服务上的诉争商标与Lonely Planet在先商标构成使用在类似商品和服务上的近似商标。
北京知识产权法院同时认定,Lonely Planet 公司的“LONELY PLANET”商标在诉争商标申请日之前在书籍出版等服务上已经使用并具有一定影响,其“LONELY PLANET”商号亦在诉争商标申请日之前在书籍出版等服务上已经使用并具有一定知名度。诉争商标核定使用的第35类“广告宣传本的出版、无线电广告、电视广告、计算机网络上的在线广告、报刊剪贴”服务、第41类“书籍出版、在线电子书籍和杂志的出版、提供在线电子出版物(非下载)”部分服务与Lonely Planet公司实际经营的图书及出版服务具有较大关联性。诉争商标注册人与Lonely Planet公司同为图书出版行业经营者,其对Lonely Planet公司在先使用的“LONELY PLANET”商标应属明知,其申请注册诉争商标难谓正当。因此,诉争商标注册使用在第35类、第41类服务上损害了Lonely Planet公司的在先商号权,并构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的情形。
北京市高级人民法院对一审法院的上述认定予以维持,并对Lonely Planet公司的上诉请求予以支持。针对第41类诉争商标,一审判决仅认定Lonely Planet公司的商标、商号在“书籍出版”服务上的在先使用及知名度。二审判决进一步认定Lonely Planet的商标、商号在“电视节目制作”服务上的在先使用及知名度,进而认定诉争商标在核定使用的“除广告片外的影片制作、广播和电视节目制作、电视文娱节目、在计算机网络上提供在线游戏、新闻记者服务、音乐制作”服务上予以宣告无效。
在案件代理过程中,我方律师结合诉争商标与引证商标的具体商品/服务项目间关联度,Lonely Planet公司商标、商号的实际使用情况,将服务项目进行细分,选择胜率高的点详细阐述,避免论点过散过泛。举例而言,针对第41类诉争商标核定使用的“书籍出版、在线电子书籍和杂志的出版、提供在线电子出版物(非下载)”服务,同时主张《商标法》第三十条、第三十二条;针对“除广告片外的影片制作、广播和电视节目制作、电视文娱节目、在计算机网络上提供在线游戏、新闻记者服务、音乐制作”服务,仅重点主张《商标法》第三十二条;针对“在计算机网络上提供在线游戏”服务,仅重点主张《商标法》第三十条。
此外,我方律师归纳整理、深入分析Lonely Planet实际使用的服务,包括具体的服务内容和目的、提供方式、使用时间、相关受众等。鉴于一审判决仅认定了Lonely Planet商标、商号在出版领域的在先使用和知名度,在二审中,我方律师对现有证据深入挖掘、充分论证,根据Lonely Planet公司提供的合同线索进一步收集证据。结合权威媒体的报道、相关视频网站上播放的电视节目等多项证据互相佐证,形成完整的证据链证明Lonely Planet公司的商标、商号在电视节目制作领域的使用及知名度,从而获得二审法院的支持。