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技术效果畅谈

2016-03-10

作者:刘耘

摘要:技术效果作为技术方案的三要素之一是专利申请和审查工作的重要内容。由于专利申请、审查实践的复杂性和技术方案的多样性,技术效果展现出内涵丰富、立体的、多角度、多层次的综合特质。本文对在专利申请和审查实践中出现的十一对技术效果进行梳理和探讨,以期获得对技术效果的更加深刻的认识和理解。并据此提出了六大建议,这些建议有助于申请人撰写一份高质量的专利申请书,有助于申请人正确理解对比文件和审查意见通知后作出高质量的意见陈述书,从而显著地提升专利申请质量。

关键词:技术效果 内涵丰富 综合特质

技术效果作为技术方案的三要素之一是专利申请和审查工作的重要内容。由于专利申请、审查实践的复杂性和技术方案的多样性,技术效果展现出内涵丰富、立体的、多角度、多层次的综合特质。以下对在专利申请和审查实践中出现的十一对技术效果进行梳理和探讨,以期获得对技术效果的更加深刻的认识和理解。

一、技术效果的基本内涵

技术效果顾名思义就是技术特征、技术方案的效果,该效果解决了现有技术中急需解决的技术问题,从而体现了技术特征、技术方案对人的使用价值。

技术效果与作用、功能是近义词,常常一起使用。如国家知识产权局的《专利审查指南》(2010版)规定:

通常,对产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。

该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

最接近的现有技术,例如可以是虽然与要求保护的发明技术领域不同,但能够实现发明的功能,并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

如国家知识产权局的《审查操作规程》(2011版)举例:案例4:权利要求:一种茶杯,其特征在于能够保温,“能够保温”是功能性限定,也可以理解为技术效果。

如北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》规定:

16. 功能性技术特征,是指权利要求中的对产品的部件或部件之间的配合关系或者对方法的步骤采用其在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来限定的技术特征。

43. 等同特征,是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。

45. 基本相同的功能,是指被诉侵权技术方案中的替换手段所起的作用与权利要求对应技术特征在专利技术方案中所起的作用基本上是相同的。

综上,一般我们说:技术特征、技术手段所起的作用、功能或者所达到/所产生的技术效果或者所实现的功能,但是我们不说发明的作用,而是说发明的功能、发明的技术效果。

二、各种类型的技术效果

在专利申请和审查实践存在以下多种类型的技术效果:

1、本发明的技术效果和现有技术的技术效果

这是根据技术效果所属的技术方案的不同进行区分,并都以发明的申请日(或优先权日)为时间界限。

现有技术的技术效果包括最接近对比文件的技术效果、另一对比文件的技术效果和公知常识中的公知技术效果。

发明的创造性中的“发明有显著的进步”是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。因而,在审查过程中,申请人与审查员经常争辩发明的技术效果与最接近对比文件的技术效果、最接近对比文件与和公知常识结合后产生的技术效果、最接近对比文件与和另一对比文件结合后产生的技术效果等。

2、声称的技术效果和实际的技术效果。

声称的技术效果是指申请人在递交的专利申请文件中陈述的本发明要实现的技术效果和在审查阶段递交的意见陈述中陈述的本发明要实现的技术效果。由于声称的技术效果是申请人自己陈述的,因而具有主观性。在专利申请文件中申请人陈述的是本发明相对于背景技术的技术效果,而在审查阶段由于审查员已经检索出最接近的对比文件,申请人应当在意见陈述中陈述本发明相对于最接近对比文件的技术效果。

实际的技术效果是技术方案真正地实现的技术效果。由于在我国专利审查是实质审查,审查员的重要任务就是考察发明相对于最接近的对比文件的实际的技术效果,从而判断申请的技术方案对现有技术做出的实际贡献,也就是考察区别技术特征给发明带来的实际的技术效果,此外在考察现有技术是否存在技术启示的时候,还要考察相应的技术特征给对比文件带来实际的技术效果。在审查实践过程中,发明的实际的技术效果经过争辩之后由专利局或专利复审委员会最终确定,因而具有客观性。

当申请人声称的技术效果所对应的技术特征被最接近对比文件公开时,此时声称的技术效果没有得到审查员的认可,因而不是本发明的实际的技术效果。此时,审查员根据权利要求相对于最接近对比文件的区别技术特征确定本发明实际的技术效果。

当申请人声称的技术效果所对应的技术特征是区别技术特征时,声称的技术效果可以作为本发明实际的技术效果。

3、记载的技术效果和隐含的技术效果。

这是根据技术效果的体现方式不同来区分的。专利的申请和审查都是书面申请和书面审查。申请文件、对比文件中以文字形式记载的技术效果是记载的技术效果,因而是明示的,但是申请文件、对比文件并不记载所有的技术效果,因而从申请文件、对比文件的上下文能毫无疑义地理解到的技术效果就是隐含的技术效果。

由于申请人引用的背景技术和审查员确定的最接近的对比文件不同,记载的技术效果和实际的技术效果会不一致。

例如,在申请号为200910244340.8的复审决定中,复审委员会认为:至于专利权人所声称的“托片5承受所述重力的受力点和托片的固定点,即螺栓7所在的位置之间的距离能够大大减小,这样可大大提高托片的承力能力,在同样的托片材料和结构的情况下,能够承受更大的重力”的技术效果,由于其并未记载在本专利的说明书中,本领域技术人员根据本专利说明书及权利要求书的记载也无法确定该技术特征能够为该权利要求所要求的技术方案带来上述技术效果。可见,专利权人所声称的技术效果不是记载的技术效果,而是隐含的技术效果,但不是审查员认可的实际的技术效果。

4、基本的技术效果和最佳的技术效果

  在专利申请文件中,在最佳实施方式部分往往陈述多个实施例,以实现发明内容的充分公开和对权利要求的支持。实施例对应的是最佳技术方案及其最佳的技术效果。而权利要求一般对一个或者多个实施例进行了合理的概括,特别是独立权利要求,只记载解决本发明的技术问题的必要技术特征,保护范围比较大,技术特征少且上位概括,因而仅仅实现为了解决本发明技术问题的基本的技术效果。也就是说独立权利要求限定的技术方案实现了基本的技术效果,而实施例的技术方案实现了最佳的技术效果。

因而在撰写说明书时,在发明内容部分阐述的是基本技术效果,而在最佳实施方式部分中阐述多个实施例,在每个实施例部分结尾处,阐述每个实施例的最佳的技术效果,最佳技术效果不仅包括为了解决本发明技术问题的基本的技术效果,还包括实施例技术方案所产生的其他技术效果。

 在专利审查的过程中,对发明创造性的评价是针对权利要求限定的技术方案进行。因而,审查员只考察权利要求的技术方案所产生的技术效果,而说明书中多个实施例产生的最佳技术效果,只用于审查员理解权利要求的技术方案及其基本的技术效果。

5、整体技术效果和局部的技术效果。

技术效果是由技术效果中技术特征以及技术特征之间的关系的总和所产生的[1]。从这个角度来看,局部、个体的技术特征所产生的技术效果是局部的技术效果,技术特征以及技术特征之间的关系的总和所产生的技术效果是整体技术效果,即,整体技术效果考虑了技术特征之间的关系所对应的技术效果。

例如,在国家知识产权局的《审查操作规程》(2011版)中提及的案例:权利要求1:一种印刷设备,其特征是部件A采用不易变形的材料B。发明人发现纸张跑偏的原因是印刷机使用一段时候后其中的部件A产生变形。对比文件1公开了类似的设备,具有部件A。权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征是部件A使用材料B制造。

  可以看出:部件A给本发明带来的不易变形的技术效果仅仅是局部的技术效果,由于部件A和技术方案印刷设备是局部和整体的关系,考虑到技术方案的整体性,部件A给本发明的整个技术方案带来的技术效果是:印刷时纸张不易跑偏。

然而,局部和整体都是相对的,在技术方案,技术方案整体和技术手段(功能组团)之间也是整体和局部的关系,技术手段和单个技术特征之间也是整体与局部的关系。

整体技术效果可以是各局部的技术效果之和。如在组合发明中,组合后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系,仅仅是一种简单的叠加,总的技术效果是各组合部分效果之总和[2],即1+1=2的技术效果。

整体技术效果可以大于各局部的技术效果之和。如在组合发明中,组合后的各技术特征之间在功能上相互作用、相互支持,即,产生了1+1>2的技术效果,即产生了新的技术效果。

6、固有的技术效果和外因性的技术效果

这是根据技术效果产生的内因和外因来区分的。固有的技术效果是内因性的技术效果,该技术效果是由技术特征自身的特点、特性所决定的技术效果,也是该技术特征不可避免、必然带来的,也是客观的。该技术效果不受其他技术特征的影响。

例如,涂层的成分组成决定了其客观的技术效果,相同的涂层必然具有相同的技术效果。又如相同的材料必然具有相同的技术效果,相同的半导体器件结构客观上能够实现相同的技术效果等。

外因性的技术效果是受外部应用环境,即本技术特征与其他技术特征之间的相互联系和相互作用等的影响的技术效果。此时的技术效果随所在的应用环境不同而不同,由此相同的技术特征在本发明和对比文件各自所产生的技术效果不相同。

如在国家知识产权局的《审查操作规程》(2011版)中提及的案例:权利要求1与对比文件1的区别在于:可燃气体喷嘴有一根与高压气源相通的中心管,而对比文件2公开了在其可燃气体喷嘴的中心有一根与高压气源相通的中心管。

尽管本发明和对比文件2的中心管结构相同,但是该中心管在各自技术方案中的技术效果各不相同。

7、直接技术效果和最终技术效果

在阐述技术效果时,通常以递进的方式阐述技术效果,例如某个发明的技术效果是:在抑制触媒劣化的同时,还能抑制燃料电池堆的发电过剩或不足,从而能减少在有高压蓄电池时,避免反复对高压蓄电池充放电。在“从而”之前,是直接的技术效果,“从而”之后是最终的技术效果。

当审查员从现有技术获知直接技术效果和最终技术效果之间的必然联系时,一般以直接技术效果作为确定实际要解决的技术问题的基础,从而拉近最接近的对比文件和本发明的距离。

例如,在以上提及的印刷设备案例中,审查员将技术效果阐述为:使部件A不易变形,从而印刷时纸张不易跑偏。因而,本发明实际要解决的技术问题是如何使部件A不易变形。

然而,发明人首次发现了印刷时纸张容易跑偏的原因是部件A容易变形,即,直接技术效果必然导致最终技术效果的原因是发明人首次发现的,该原因在申请日(或优先权日)之前并不为现有技术的技术人员所知悉。因而,应以本发明的最终技术效果作为确定实际要解决的技术问题的基础,即,本发明实际要解决的技术问题是如何使印刷时纸张不易跑偏。

8、可预期的技术效果和预料不到的技术效果

对于技术特征,如果其技术效果是本领域的技术人员根据本领域的申请日(优先权日)之前的技术水平通过合乎逻辑的分析、推理得到的,则这样的技术效果是可预期的。

例如,在选择发明中,在本领域技术人员获知尺寸等参数的变化与技术效果之间的关系的情况下,本领域的技术人员有能力调整尺寸等参数来获得最佳的技术效果,这样的技术效果是可预期的。

例如,在以上提及的印刷设备案例中,部件A给本发明带来的不易变形的技术效果是不易变形的材料B的自身固有特性所决定,由于不易变形的材料的特性为公众所熟知,因而,该固有的技术效果被审查员认定为可预期的技术效果。

预料不到的技术效果,是指发明同现有技术相比,其技术效果产生“质” 的变化,具有新的性能;或者产生“量” 的变化, 超出人们预期的想象。这种“质” 的或者“量” 的变化,对所属技术领域的技术人员来说,事先无法预测或者推理出来[3]。

例如,对于整体技术效果是各局部的技术效果之和,这样的1+1=2的技术效果显然是本领域技术人员可以预期的。对于整体技术效果大于各局部的技术效果之和,产生的1+1>2的技术效果是本领域技术人员预料不到的。

9、单个技术效果和多个技术效果

这是从一个区别技术特征给发明带来的技术效果的数量来区分。一个区别技术特征有时给发明带来一个技术效果,有时带来多个技术效果。

当一个区别技术特征给发明带来多个技术效果时,应当注意多个技术效果之间的引起与被引起的关联性。

例如,在申请号为200880001438.4的发明名称为“具有改进的安全性的蓄电池”复审决定中,

复审请求人认为:修改后的权利要求1相对于对比文件1实际解决的技术问题是如何改进蓄电池的安全性,本申请实施例1-6证明了具有上述特征的电池具有良好的安全性,对比文件1未提及电池的安全性。

合议组认为:根据本申请说明书第4页最后1段至第5页第1段的记载“所述第一含锂金属复合氧化物和所述第二含锂金属复合氧化物的用量比(重量比)的优选范围为70-95∶5-30,但是本发明的范围并不局限于此。如果其重量比低于上述范围的下限,阴极的电化学性能可能会有所降低;如果所述重量比高于上述范围的上限,所述氧化物可能不足以作为电阻,就难以实现改进电池安全性的效果”可知,本申请权利要求1中限定“所述第一含锂金属复合氧化物与第二含锂金属复合氧化物的重量比范围为70-95∶5-30”,其解决的技术问题不仅仅在于改进电池的安全性,而且还包括改善阴极的电化学性能。在对比文件1公开的相关重量比的基础上,本领域技术人员容易获得权利要求1所限定的重量比范围,而且本领域技术人员根据两种材料对阴极电化学性能的公知影响可以合理预期其相应的技术效果。虽然对比文件1未提及通过改变第一含锂金属复合氧化物与第二含锂金属复合氧化物的重量比以改进电池的安全性,但由于本领域技术人员在对比文件1公开的相关重量比的基础上结合其掌握的技术常识容易获得权利要求1所限定的重量比范围,此时由于电池具有与本申请权利要求1相同的结构和组成,因而必然也改进了电池的安全性。

可见,审查员认定该区别技术特征“所述第一含锂金属复合氧化物与第二含锂金属复合氧化物的重量比范围为70-95∶5-30”给本发明带来了改进蓄电池的安全性(记载的技术效果)和改善阴极的电化学性能(隐含的技术效果)两个技术效果。该隐含的技术效果是本领域技术人员基于对比文件1可预期的技术效果。在相同的结构和组成情况下,本领域技术人员也必然实现该记载的技术效果。

10、可拆分的技术效果和不可拆分的技术效果

专利的创造性的“三步法”判断就是将发明的技术方案基于最接近的对比文件的技术方案而拆分为区别技术特征和非区别技术特征。因而,合理的拆分出区别技术特征并确定区别技术特征对应的技术效果是专利创造性判断的“三步法”因有之义,也是创造性判断的客观化要求。

在审查阶段,审查员对发明的技术方案进行的拆分一般都是合理的,但是在一些情况下,对于区别特征之间的相互关联、相互作用,例如工作方式中的条件关系、机械结构中的配合关系、物质间的化学反应关系等等,如果该区别技术特征离开其它的一个或者几个区别技术特征就不能实现其在发明整体技术方案中的功能和作用,则可认为该区别技术特征与其他区别技术特征之间是相互关联、相互作用的,此时应将这些技术特征作为一个整体判断其在发明技术方案中的作用[4]。

由于技术效果和技术特征是一一对应的,因而,不可拆分的技术特征对应的就是不可拆分的技术效果。不可拆分的技术效果表现在不能单独考虑局部、各自的技术效果,是一种自身整体性更强的技术效果。

例如,在申请号为201110031236.8的发明名称为“ 离合器滑差恢复系统和方法”复审决定中,对于技术特征“第三控制逻辑,所述第三控制逻辑用于确定所述TCC的滑差是否低于阈值;第四控制逻辑,所述第四控制逻辑用于如果所述TCC的滑差超过所述阈值则将所述致动压力调节至第一压力水平,其中所述第一压力使所述TCC的滑差增大”,

合议组认为:1)对比文件2公开了将实际变矩器滑差与“故障滑差常量”或“滑差稳定性最大常量”进行比较的步骤。然而对比文件2并没有教导方法的下一步骤是调节变矩器离合器的致动压力。由此可见,对比文件2中仅公开了一个阈值比较的步骤,由于用于比较的目的不同,本领域技术人员难以从该单独的阈值比较的步骤中获得将该步骤应用到对比文件1中以在比较之后对例如变矩器的致动压力进行调节的技术启示。

2)上述技术特征中的第三控制逻辑设置的比较的目的是直接为了第四控制逻辑的执行步骤作准备,两个技术特征组合在一起才能共同实现TCC滑差快速恢复的技术效果,而不能割裂开来单独考虑各自的技术效果。

11、更好的技术效果和更差的技术效果

在审查过程中,更好的技术效果是确定本发明实际解决的技术问题的基础。确定发明实际解决的技术问题,首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题,从这个意义上说,发明实际解决的技术问题,是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的任务[5]。

因此,在对最接近的现有技术进行改进而将最接近的对比文件和另一对比文件的技术方案结合的时候,一定是为了更好的技术效果而进行的结合,为了更差的技术效果不具有结合的动机。

例如,在申请号为200980151396.7的复审决定中,合议组认为:本申请权利要求1与对比文件1第九实施例的区别技术特征是“反应表面元件设置为金属丝网”,对比文件1第九实施例将反应表面元件设置在蜂窝状支撑体上,可以使得需要净化的空气以最小的压力损失通过,由于空气压力损失最小化,其能够充分顺畅的通过净化设备,提高净化效果,本领域技术人员在改进对比文件1的净化设备时,其应该是进一步提高净化效果,而将对比文件1第九实施例的反应表面元件设置为金属丝网,空气的压力损失增大,不利于提高净化效果,所以,本领域技术人员没有动机如此改进。

三、建议和启示

以上仅仅为了论述的方便,而以孤立的方式将各技术效果分成十一种类型,但是在专利的申请和审查实践中技术效果可以同时具有多个类型,例如,申请人在申请文件中声称的技术效果是记载的技术效果,记载的技术效果应当包括直接的技术效果和最终技术效果。而记载在发明内容部分的技术效果是基本的技术效果,记载在最佳实施方式部分的技术效果是最佳的技术效果,这就告诉我们要从多个角度综合审视技术效果:

多角度审视 各种类型的技术效果
1 从所属技术方案的角度 本发明 现有技术
2 从申请和审查的角度 声称的 实际的
3 从技术方案记载的方式角度 记载的 隐含的
4 从独立权利要求和实施例的角度 基本 最佳
5 从部分与整体之间关系的角度 局部 整体
6 从技术效果产生原因的角度 固有的 外因性
7 从阐述技术效果的角度 直接 最终
8 从本领域技术人员是否预见的角度 可预期的 预料不到的
9 从形成技术效果的数量角度 单个 多个
10 从技术效果本身整体性角度 不可拆分 可拆分
11 从结合后技术效果的优劣角度 更好 更差

技术效果的立体综合特质为申请文件的撰写、审查意见的答复提供以下建议和启示:

1、记载技术效果比隐含的技术效果更有说服力。因而,在撰写专利申请文件时,应当通过查新检索等多种手段准确地把握申请日前的本领域相关技术的最新动态,掌握现有技术的技术效果。即使审查员指出的最接近的对比文件与背景技术文件不同,在申请文件中记载的相对于背景技术的技术效果依然是相对于最接近的对比文件的技术效果,依然是本发明实际的技术效果。

2、增强基本的技术效果的内在逻辑性,从如何发现、提出要解决现有技术中存在的技术问题→为了解决该技术问题而如何提出技术方案→所实现的基本的技术效果如何解决所提出的技术问题,这是基本的技术效果的内在逻辑主线。逻辑性越强,基本的技术效果越有说服力。此外,当基本的技术效果没有说服力时,可以将独立权利要求按照最佳实施例的技术方案进行进一步的限定,以最佳的技术效果来进一步加大本发明与对比文件在技术效果方面的差别。

3、从本质上把握技术效果产生的原因。技术效果产生的内在原因对创造性的判断很重要,例如发明人对解决技术问题的原因的首次发现或者多个技术手段相互作用整体地解决了技术问题等。

4、多层次立体地阐述技术效果,既要逻辑性地阐述基本的技术效果,也要阐述最佳的技术效果作为支撑,既要阐述直接的技术效果,也要阐述最终的技术效果,尽量使所阐述的技术效果完整地被审查员认可。

5、要认清技术效果带来的风险,要警惕固有的技术效果带来的技术效果可预见性,关注直接技术效果和最终技术效果之间是否有必然联系,关注是否存在隐含的技术效果,关注多个技术效果之间的关联等等。

6、在答复审查意见通知书时,要分析所指出的隐含技术效果是否能从上下文毫无疑义地理解到,要分析审查员对技术方案的拆分是否合理,是否把不可拆分的技术效果进行了拆分,要分析对比文件结合后的技术效果是否是更好还是更差,分析是否是预料不到的技术效果,分析尽管结构相同但是否是外因性的技术效果,分析是以直接技术效果还是以最终技术效果作为认定实际要解决的技术问题基础等等。

总之,深入准确地理解和使用以上这些建议,将有助于申请人撰写一份高质量的专利申请书,有助于申请人正确理解对比文件和审查意见通知后作出高质量的意见陈述书,从而显著地提升专利申请质量。

四、结语

以上各种探讨,没有也不可能涵盖技术效果所有的类型,在此仅仅强调技术效果立体的、综合的特质,在撰写和答复审查意见通知书时要更多地关注技术效果,更深刻地理解技术效果。技术效果的更多内涵有待在今后的申请和审查实践进一步地总结,因此,本文的目的仅仅是抛砖引玉。不足之处和不周之处,肯请指正。


[1]国家知识产权局的《审查操作规程》(2011版)第22页

[2]国家知识产权局的《专利审查指南》(2010版)第121页

[3]国家知识产权局的《专利审查指南》(2010版)第125页。

[4]http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201312/t20131220_890734.html 《创造性评价中实际解决技术问题的确定》作者于萍

[5]国家知识产权局的《专利审查指南》(2010版)第118页。

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