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中国专利案件分析2015 — 电缆侵权案

2015-02-11

作者:林强

   专利权是一种法定权利

【案例来源于最高人民法院20121218日作出的(2012民申字第197号民事裁定书

专利法第十一条规定了专利权的效力。该条总地规定了专利权能够获得何种程度的法律保护,以及构成侵犯专利权的行为的条件。在专利许可的情形中,专利权人如果需要在上述法律明确规定之外约束被许可人,则需要在合同中明确约定。

该案涉及专利号为96107072.2的发明专利,专利权人为敖谦平。专利授权后,敖谦平与和宏公司签订许可合同,约定同意和宏公司将涉案专利技术许可给第三方以OEM、ODM委托加工的方式使用。和宏公司无生产能力,均由其子公司惠州和宏生产。后飞利浦授权和宏公司为其品牌代理商,为飞利浦品牌的插座板提供生产、销售和售后服务。和宏公司在原有模具基础上改模刻字,交其子公司惠州和宏生产带有飞利浦商标的插座板并销售。

敖谦平起诉认为飞利浦和和宏公司侵犯其专利权。一审法院判定飞利浦和和宏公司侵犯敖谦平的该项专利权。飞利浦公司和和宏公司上诉后,二审法院认定飞利浦公司和和宏公司未侵犯敖谦平的该项专利权。敖谦平继而向最高人民法院申请再审。

在该案的裁定书中,最高法指出,专利法规定的专利权本身只赋予专利权人排除他人未经许可实施其专利的权利,并没有赋予专利权人排除被许可人在经其许可制造的专利产品上标注其他厂商的商业标识的权利。因此,和宏公司的改模刻字,生产标有飞利浦商标的插座板的行为并不构成侵犯专利权。最高法还指出,“制造专利产品”对于发明或者实用新型来说,是指作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品。在委托加工专利产品的情况下,如果委托方要求加工方根据其提供的技术方案制造专利产品、或者专利产品的形成中体现了委托方提出的技术要求,则可以认定是双方共同实施了制造专利产品的行为。本案中,惠州和宏制造被诉侵权产品的技术方案完全来源于和宏公司,飞利浦公司并未向其生产提供技术方案或者提出技术要求。因此,飞利浦不是专利法意义上的制造者。

知识产权作为一种拟制的权利,与自然法意义上的一些基本权利有非常明显的区别。其权利边界必须以法律明确规定为准。专利权作为知识产权之一也是如此。最高法的上述观点也明确了这点。

专利法第十一条第一歀规定“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

根据专利法第十一条,“未经专利权人许可”和“实施其专利”都是专利侵权行为的要件。若未“实施其专利”,自然不存在侵犯专利权。若“实施其专利”,但实施行为并未超出专利权人的许可,例如在许可合同中约定的范围,也不存在侵犯专利权。

专利法第十一条明确规定了“实施专利”的具体行为,但是并未明确规定“专利权人许可”的具体方式。通常,专利权人会在许可合同中对实施的方式、地域、时间等作限制。如果被许可方超越了许可合同中的限制实施其专利,则属于未经专利权人许可实施其专利,构成侵犯专利权。此时,构成侵权责任和违约责任的竞合。专利权人既可以依据《专利法》追究行为人的侵权责任,也可以依据《合同法》的规定追究违约责任[1]

如前所述,侵犯专利权的前提是“实施其专利”,而“实施其专利”仅限于专利法第十一条明确规定的行为。

笔者认为,在此有两个地方需要注意。其一是,若专利权人要对“实施其专利”之外的行为加以限制,那么需要例如在许可合同中明确约定。如果被许可方违反了该限制,应当依据《合同法》的规定追究违约责任。另一个是,对于“实施其专利”行为中的“制造专利产品”,要考虑相关方在作出或者形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品中的作用。

在本案中,和宏公司以专利权人敖谦平许可的方式委托其子公司惠州和宏制造专利产品。和宏公司提供该项专利技术,惠州和宏根据该技术制造插座板。由于该制造专利产品的行为是经专利权人许可的,因此不侵犯专利权人的该项专利权。

飞利浦公司授权和宏公司为其品牌代理商,为飞利浦品牌的插座板提供生产、销售和售后服务。根据查明的事实,飞利浦公司并未参与到作出或形成覆盖专利权利要求所记载的全部技术特征的产品的过程中。据此,最高法认定飞利浦公司不是专利法意义上的制造者,未侵犯该项专利权。

至于被诉侵权产品经飞利浦许可标有飞利浦商标的这种标注行为,如上所述,不属于专利法意义上的侵犯专利权的行为。如果专利权人要限制这种行为,那么需要在合同中明确约定。

电缆侵权案幻灯片

[1]尹新天 《中国专利法详解》,知识产权出版社,2011年3月,第124页

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